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O post Marcas e distintividade adquirida: O papel do INPI na implementação do Secondary Meaning no Brasil apareceu primeiro em Advocacia | Propriedade Intelectual - Montaury Pimenta Machado e Vieira de Mello.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pretende alterar as regras para registro de marcas de alto renome. O órgão prepara uma portaria que poderá trazer critérios mais claros para a obtenção da proteção no país. Um dos pontos tratará da pesquisa de mercado a ser apresentada pela empresa que ajuizar o pedido, que passará a ser obrigatória.

A proteção especial, mais cara e abrangente, é adotada por quase 200 marcas no país e reúne diferentes formatos. Há o registro de nomes como Chanel e Flamengo, imagens como o desenho da kombi e o cavalo da Ferrari e as mistas como o nome Rolex com a coroa e a Coca-Cola em letra cursiva.

No alto renome, a marca não pode ser utilizada por segmentos diferentes daquele do registro original – uma proteção que não existe nos registros comuns. “O alto renome é previsto na lei de propriedade intelectual e seria um status especial, um reconhecimento que vai garantir a proteção daquela marca em todas as classes de produtos e serviços”, diz Clarissa Jaegger, sócia do Montaury Pimenta, Machado e Vieira de Mello.

A advogada explica que o custo para a obtenção do alto renome é bem superior. O registro de uma marca custa cerca de R$ 400, acrescenta, enquanto a proteção especial alcança R$ 38 mil, sem contar o desembolso com a pesquisa para comprovar o alto renome ao INPI, que pode chegar a R$ 45 mil.

Hoje, a pesquisa não é obrigatória, segundo a advogada, mas os escritórios já a contratavam porque, sem ela, não estavam conseguindo as concessões e renovações, exigidas a cada dez anos. Esse é um dos pontos centrais na mudança das regras previstas na Portaria INPI/PR nº 8, de 2022.

A proposta inicial do INPI, criticada por especialistas, era conceder o alto renome apenas para quem obtivesse reconhecimento em mais de 71 % das entrevistas realizadas em pesquisa de mercado. Agora, a ideia é adotar o percentual de 61 %, desde que apresentadas provas adicionais.

De acordo com o INPI, pontos criticados por especialistas e que poderiam dificultar esse registro serão alterados, conforme o órgão antecipou ao Valor. O percentual inicial levava em conta a média de 71,6% dos reconhecimentos de alto renome entre 2019 e 2023.

“Tínhamos empresas com 90% e outras muito abaixo”, diz o diretor de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, Schmuell Cantanhede. Nos casos em que o reconhecimento ficar entre 61 % e 71 %, segundo ele, a empresa vai precisar apresentar provas adicionais. “Nossa perspectiva é que com 71 % o alto renome é inquestionável”, acrescenta ele, indicando que se trata de uma simplificação, já que hoje as empresas costumam apresentar “centenas de páginas” como prova.

A publicação desse detalhamento se insere em um movimento mais amplo do INPI de melhoria regulatória, segundo o diretor. “Identificamos alguns problemas que os usuários enfrentavam no reconhecimento do alto renome. Isso se devia à falta de publicação dos parâmetros de pesquisa”, diz o diretor, destacando ainda que muitos pedidos chegavam ao INPI com erros.

Segundo Cantanhede, algumas pesquisas de mercado acabavam descobrindo os critérios por tentativa e erro e não porque eles eram claros. “Isso contraria os princípios da administração pública. Por isso resolvemos darr transparência.”

A ideia de parâmetros objetivos traz previsibilidade” – Luiza T. Coelho

A ideia também é tratar da forma como devem ser feitas as pesquisas. Atualmente, poucos institutos fazem pesquisas de rua, como é exigido hoje pelo INPI, segundo especialistas, e os custos nesse formato são mais elevados. Após ouvir o mercado, o órgão decidiu que passará a aceitar, com a edição da portaria, o formato on-line.

“O Manual de Marcas só recomenda a apresentação de pesquisas de opinião, deixando a cargo do requerente a definição da melhor forma de comprovar a notoriedade”, afirma Franklin Gomes, sócio da FG Propriedade Intelectual. Para o advogado, a exigência de pesquisas de opinião com metodologia rigorosa e abrangência nacional cria obstáculos adicionais, inclusive financeiros.

Segundo Gomes, pelas regras atuais, as marcas conseguem obter o reconhecimento mesmo com índices de lembrança abaixo da maioria, desde que demonstrem prestígio consolidado e abrangência nacional.

Para Daniel Marques, diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), o INPI deveria impulsionar o aumento de patentes no Brasil e não dificultar. “Um dos indicadores de que o país caminha para maior desenvolvimento tecnológico é justamente o aumento de registro de patentes e pesquisas”, diz.

Justamente para não diminuir ou relativizar o princípio da especialização das marcas existem parâmetros rigorosos para que seja reconhecido pelo INPI o alto renome, pondera Luiza Tângari Coelho, sócia do Madrona Advogados na área de Propriedade Intelectual. “Se não todo mundo teria proteção em todas as classes.”

As mudanças no registro, afirma ela, são positivas. “A ideia de parâmetros objetivos traz previsibilidade e isso pode ser muito positivo para as empresas”, diz Luiza, destacando que a amplitude do reconhecimento em uma pesquisa é importante, tanto em volume de pessoas quanto na abrangência geográfica. “Não basta ter um tipo de consumidor, mas diferentes tipos de consumidores porque falamos de uma proteção nacional.”

Esse é um ponto que dificulta que marcas de luxo cheguem a percentual elevado de reconhecimento, por serem alvo de cópias e outras tentativas de aproveitamento de marcas, segundo Rafael Atab, sócio do Dannemann Siemsen. O Advogado destaca que existem marcas muito famosas e se o consumidor verifica o nome em outro produto vai fazer a associação. “Isso poderia acarretar em parasitismo dessa fama e, de certa forma, enriquecimento ilícito de quem a usa”, afirma.

O registro de desenhos e logomarcas também enfrenta mais dificuldade de reconhecimento, de acordo com Atab. “O alto renome serve para garantir que o consumidor não seja prejudicado na sua escolha, consumindo um produto porque acredita ser outro.”

Mas a mudança preocupa, acrescenta o advogado, porque o alto renome precisa de renovação a cada dez anos e algumas marcas precisarão passar por esse novo processo. “Prezamos sempre pela segurança jurídica, mas o risco é engessar muito a necessidade de comprovação do alto renome”, diz ele, em referência ao texto original com o percentual de 71% e a pesquisa presencial.

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Essa mudança no Manual de Marcas reflete uma nova interpretação do inciso VII do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI 9.279/1996), que anteriormente proibia o registro de sinais ou expressões usadas apenas como meio de propaganda.

O registro será permitido se o slogan exercer, simultaneamente, uma função de propaganda e uma função distintiva. Essa atualização é vista como um avanço importante para empresas que desejam agregar valor às suas marcas por meio de frases publicitárias e diferenciais de mercado.

Segundo especialistas do escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello, essa mudança abre uma oportunidade significativa para marcas que anteriormente tiveram seus registros negados devido ao uso de slogans.

“Essa é uma chance para empresas que buscam diferenciar suas marcas, já que os slogans agora podem ser considerados elementos de identidade”, comenta Luiz Edgard Montaury Pimenta, sócio-fundador do escritório. O INPI prevê uma série de avaliações ao longo dos próximos anos para monitorar o impacto da mudança, incluindo uma pesquisa de satisfação em 2025 e uma revisão final em 2028, reforçando seu compromisso com a modernização do sistema de registro de marcas no Brasil.

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Recentemente, parques de diversão também passaram a buscar estratégias adequadas de proteção de sua propriedade industrial para garantir não só a exclusividade na exploração de uma determinada invenção ou de um design, como também ações contra terceiros que eventualmente os utilizem sem a devida autorização. “Tal estratégia pode garantir não só a exclusividade na exploração de uma determinada invenção ou de um design, como também possibilita a tomada de medidas contra terceiros que eventualmente os utilizem sem a devida autorização” afirma Rodrigo Moraes, do escritório de advocacia Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.

Um dos principais desafios na busca de proteção por patentes é o gerenciamento de seu portifólio de propriedade industrial, especialmente na elaboração de um pedido de patente e atendimento a formalidades e prazos legais durante o subsequente processamento do pedido de patente. Por este motivo, é altamente recomendável buscar auxílio de profissionais especializados.

A busca por esta proteção é notável em parques aquáticos, particularmente em vista da recente tendência de parques com piscinas de ondas artificiais para a prática de surfe, como, por exemplo, o Wavegarden. Atualmente com duas unidades no Brasil, em Itupeva (SP) e em Garopaba (SC), a empresa Instant Sport, S.L., que administra o Wavegarden, assegurou a proteção de sua propriedade industrial no Brasil através de patentes e registros de marcas. “As patentes de invenção e de modelo de utilidade protegem os aspectos técnicos de uma invenção, ao passo que os registros de marca protegem sinais visuais que identificam um produto ou serviço. Ambos os tipos de proteção podem ser aplicados na estratégia de proteção da propriedade industrial. No caso dos parques aquáticos Wavegarden, por exemplo, existem a patente concedida BR 11 2018 009025 5, reivindicando a proteção de um sistema para gerar ondas, bem como os registros de marca 830801499, 917755251 e 917755260, protegendo a marca Wavegarden”, explica Rodrigo.

Em um cenário internacional, um dos principais desafios e considerações que parques devem levar em conta ao buscar proteção via patentes em diferentes países é garantir a proteção individualmente em cada jurisdição de interesse. Nesse sentido, acordos internacionais, como o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) e o Acordo de Haia para desenhos industriais, simplificam o processo ao permitir o depósito de um único pedido internacional e sua posterior formalização nos países desejados. Novamente, o auxílio de profissionais qualificados na área da propriedade industrial é de suma importância no gerenciamento de um portifólio de patentes global.

De acordo com o especialista, a busca pela proteção das marcas não só do próprio parque, como de suas variadas atrações, das invenções e designs, é essencial tanto para o fortalecimento dos ativos intangíveis de uma empresa, quanto para tomar ações contra usos indevidos. Uma estratégia de proteção mais apropriada para cada situação deve ser levada a efeito de forma mais ampla e completa evitando, assim, que a concorrência se aproprie de inovações não protegidas de forma adequada.

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O batalha contra a pirataria é um desafio persistente em nossa sociedade, e a reprodução não autorizada de produtos, o uso inadequado de propriedade intelectual e a violação dos direitos autorais de obras intelectuais representam sérios problemas para o país. Anualmente, a pirataria e o contrabando causam um prejuízo econômico estimado em R＄ 160 bilhões ao Brasil. Diante desse cenário, torna-se imperativo adotar medidas efetivas de combate à pirataria para mitigar as consequências prejudiciais dessa prática.

A importância do combate à pirataria reside em diversos aspectos. Essa prática está profundamente enraizada nos hábitos da população, abrangendo desde jogos eletrônicos até roupas e acessórios, caracterizados pelo atrativo de preços mais baixos. No entanto, é crucial modificar esses comportamentos, uma vez que a pirataria prejudica toda a sociedade. Além de impactar negativamente o comércio legítimo, a pirataria contribui para: Diminuição da arrecadação de impostos; Redução na criação de empregos; Estímulo ao crime organizado; Oferta de produtos de baixa qualidade, podendo resultar em acidentes, intoxicações e outros problemas para os consumidores.

Assim, embora a pirataria muitas vezes possa parecer inofensiva, suas consequências são graves. Combater essa prática torna-se um papel fundamental para as empresas legalizadas que fornecem produtos originais. Diante desse cenário, quais são as principais estratégias de combate à pirataria?

Um dos principais motivos pelos quais os consumidores optam por produtos pirateados é o preço mais acessível. Portanto, uma medida crucial no combate à pirataria é a realização de campanhas de conscientização do consumidor em conjunto com a orientação sobre como identificar produtos falsificados, pois ao se apresentar a situação de maneira abrangente e destacar os problemas dessa prática, é possível educar os consumidores para que abandonem esse hábito.

Outra estratégia adotada são as ações governamentais de combate à pirataria, O Conselho Nacional de Combate à Pirataria – CNCP, desempenha um papel extremamente relevante na abordagem desse desafio, sua responsabilidade envolve a aplicação de métodos e o desenvolvimento de diretrizes para combater a pirataria, a sonegação fiscal e as violações à propriedade intelectual. Dessa forma, o CNCP contribui propondo ações repressivas, educativas e econômicas que abrangem toda a sociedade nesse contexto.

Por último e não menos importante, outra prática essencial é a de combinação de medidas administrativas, como o reforço das fiscalizações nas alfândegas, medidas judiciais, relacionadas às esferas criminal e cível para fortalecer o combate à pirataria e ações policiais na repressão desses crimes.

O DEIC, que corresponde ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, é um órgão de execução da Polícia Civil do estado de São Paulo. Enquanto unidade de inteligência policial, desempenha um papel crucial em diversas áreas, como cibernética, patrimônio, fraudes, violência, narcotráfico, propriedade intelectual, direitos de personalidade e privacidade, além de abordar questões relacionadas à lavagem ou ocultação de ativos ilícitos.

Sua principal missão é conduzir atividades de polícia judiciária para investigar crimes com autoria conhecida e desconhecida. Além disso, é responsável por planejar e realizar ações estratégicas visando reprimir o crime organizado no Estado de São Paulo.

Recentemente, em uma dessas ações, realizaram a apreensão de mais de 30 mil bolsas falsificadas em depósito na Rua Augusta no centro de São Paulo. De acordo com o delegado Wagner Carrasco, elas estavam armazenadas em um depósito no subsolo de um prédio e abasteciam lojas do comércio popular. Para retirá-las do local foi necessário o uso de uma van e dois caminhões ficaram lotados com as mercadorias.

Segundo informações da polícia, o indivíduo responsável por esse armazenamento foi identificado, conduzido até o DEIC, interrogado, prestou esclarecimentos e enfrentará acusações por crime contra a propriedade industrial. Esse crime tem impactos negativos no setor comercial, a venda de produtos desse tipo em estabelecimentos afeta aqueles que operam legalmente, especialmente no que diz respeito à concorrência desleal, e com relação à questão tributária, declara o delegado.

Ações conjuntas de combate à pirataria realizadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo através do DEIC e pela Prefeitura Municipal de São Paulo focam na comercialização de produtos contrafeitos que além dos problemas relacionados à violação de propriedade intelectual e sonegação de impostos, apresentam sérios riscos para os consumidores.

Desta feita, temos que a pirataria acarreta prejuízos para todos os envolvidos: o consumidor, exposto a produtos de qualidade questionável; a indústria, que enfrenta queda nas vendas e redução nos investimentos e empregos; os comerciantes e importadores que operam dentro da legalidade, sofrendo com a concorrência desleal; e os governos, que experimentam uma diminuição na arrecadação. A única entidade beneficiada é o crime organizado, que obtém lucros substanciais por meio do comércio ilegal no Brasil, existindo ainda informações indicando que a comercialização desse tipo e a prática de pirataria podem financiar outros delitos, alguns de natureza mais grave.

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O cenário musical brasileiro, conhecido por sua riqueza e diversidade, não está imune a disputas legais, especialmente quando se trata do nome das bandas. Ao longo dos anos, diversas bandas brasileiras disputaram judicialmente seus nomes enfrentando desafios na proteção de suas identidades musicais. O nome de uma banda muitas vezes é mais do que uma simples designação; é uma identidade, uma marca que se torna parte da cultura musical. Assim, a escolha de um nome único e cativante é crucial para a diferenciação em um cenário competitivo.

No entanto, essa escolha nem sempre é livre de disputas. À medida que a cena musical brasileira se expande, é comum encontrar casos de bandas com nomes semelhantes ou idênticos. Estes casos podem resultar em disputas judiciais, onde bandas buscam proteger seus direitos autorais sobre o nome, evitando confusão no mercado e garantindo sua exclusividade.

De acordo com Marianna Furtado, advogada no escritório Montaury Pimenta Machado e Vieira de Mello, existem muitos desafios relacionados a disputas de nomes de bandas. —A falta de profissionalismo no trato das questões burocráticas que gera uma falha na formalização correta quando da criação e registro da marca da banda é um desafio enorme. Muitas vezes, a marca não é registrada ou, quando é registrada, esse registro está em nome apenas de um integrante da banda ou até mesmo no nome do empresário ou produtor da banda— afirma.

Para Marianna, as bandas podem evitar conflitos sobre o uso de seus nomes agindo com profissionalismo e conferindo a formalização necessária à formação da banda, tal como iniciar uma empresa para gestão da banda incluindo seus integrantes como sócios; registrando as marcas da banda sob o CNPJ da banda; determinar através do contrato social ou em outras modalidades de contrato, as responsabilidades e direitos de cada integrante da banda. —O registro de uma marca junto ao INPI não necessariamente pode prevenir uma disputa, mas ela ajuda não resolução de eventuais disputas, motivo pelo qual é necessária a formalização do registro da marca —explica.

Para que as bandas evitem problemas relacionados aos seus nomes ao longo de suas carreiras é fundamental formalizar o registro de suas marcas, adotar uma postura profissional não somente na criação artística da carreira, como também na parte burocrática e de formalização dos ativos intangíveis da banda.

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i) Ações para ajustamento do prazo de vigência das patentes: o cenário após 2, 5 anos da decisão do STF

Se 2022 foi o ano de ajuizamento de diversas ações judiciais denominadas de Patent Term Adjustment – PTA – ajuste de prazo de validade de patente – em resposta à decisão do STF, que julgou a ADI 5529 em maio de 2021, extinguindo o prazo mínimo de 10 anos e 7 anos para patentes de invenção e de modelo de utilidade, respetivamente, 2023 foi o ano de enfrentar os principais desdobramentos desses processos.  

Embora as chamadas PTA’s e Certificados Suplementares de Proteção – CCPs não estejam regulamentadas no Brasil, ou seja, sem previsão legal formal, os titulares de patentes que se dizem prejudicados com esse novo cenário têm ingressado com ações judiciais, no Brasil, requerendo os ajustes de prazo de vigência de patentes com base na demora injustificada do INPI na análise do(s) pedido(s) de patente(s), em uma análise caso a caso. 

Atualmente, existem mais de 40 ações judiciais pleiteando o ajuste do prazo de validade de patentes perante a Justiça Federal de Brasília, e a maioria delas está fundamentada nos mesmos argumentos: trecho da decisão do ministro Dias Toffoli (do STF), citando a expressão PTA como um instituto de outros países, o que, em tese, permitiria a extensão do prazo de validade da patente também no Brasil. 

A maior parte das decisões já proferidas diz respeito a pedidos de liminares que não têm o objetivo de efetivamente estender o prazo de vigência da patente de forma definitiva, mas apenas suspender a data de expiração da patente provisoriamente, até que seja tomada uma decisão sobre o mérito da questão. Grande parte desses pedidos de liminar tem sido negada por ambas as instâncias, mas alguns poucos têm sido deferidos, mantendo a patente válida até que seja proferida decisão de mérito. 

Enquanto várias ações ainda estão pendentes de julgamento, outras já tiveram seu mérito analisado pelo Juízo de primeira instância. Recentemente, algumas das ações foram julgadas improcedentes pelo Juízo de primeiro grau, e agora as discussões estão em fase de recurso no Tribunal Federal da 1ª região.

Numa das ações judiciais citadas, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

“não [seria] possível inferir do acórdão do STF, nem dos votos individuais dos ministros que participaram do julgamento, que houvesse espaço para modulação do prazo de vigência da patente com base na demora da administração pública em analisar os pedidos de patente. Ao contrário, a decisão se baseou no princípio da segurança jurídica, da temporalidade da patente, buscando trazer previsibilidade aos prazos patentários e alterar o prazo de validade de uma patente com base na demora de sua análise ofende esse princípio, na medida em que altera o prazo previsto em lei com base em fundamentos não mais previstos em lei desde o julgamento da ADI 5529.”1

No entanto, é importante ressaltar que a 1ª turma do STF já teve a oportunidade de analisar duas reclamações constitucionais (56.378 e 53.181) relacionadas às ações do PTA ajuizadas em Brasília e decidiu que o pedido de ajuste de prazo de patente não está de acordo com o que foi decidido na ação ADI5529. Assim, é bem possível que as liminares atualmente em vigor sejam revogadas pelo Tribunal Regional da 1ª região, uma vez que o STF já se posicionou sobre tema nas citadas reclamações constitucionais. 

ii) O crescimento do número de ações judiciais envolvendo questões de Propriedade Intelectual e as metas do Judiciário para 2024

Segundo o CNJ, em 2022 foram ajuizadas mais de 31 milhões de novas ações no Brasil, nas diversas áreas do Direito – número marcante na história do Poder Judiciário brasileiro, totalizando 81,4 milhões de processos pendentes de decisão final de mérito2. 

Embora a pesquisa pública com os resultados de 2023 sobre o Poder Judiciário ainda não tenha sido disponibilizada, a experiência deste ano mostra que os casos de litígio de Propriedade Intelectual certamente continuam a ser uma tendência, aumentando constantemente desde a pandemia.

Na Justiça Federal, o ano de 2023 trouxe a incorporação da 12th Câmara da Justiça Federal do Rio de Janeiro como mais uma vara especializada em questões de Propriedade Intelectual, ao lado das outras quatro varas especializadas já existentes também nessa matéria. 

Desde dessa incorporação no 2º semestre de 2023, um terço do volume de processos atinentes ao assunto de Propriedade Intelectual foi redistribuído para a 12ª vara federal para acelerar o desfecho dessas ações – diminuindo o número de casos que já estavam a cargo das demais varas federais e, consequentemente, ajudando o backlog de disputas relacionadas à PI. 

O presidente do TRF-2 destacou os principais objetivos dessa iniciativa estratégica: (i) avançar no projeto de especialização do Tribunal, alinhando-o às suas áreas de atuação; (ii) buscar a justa distribuição da carga de processos entre os juízes federais, promovendo o equilíbrio das demandas processuais; (iii) aumentar a eficiência da prestação jurisdicional, elevando a qualidade e a previsibilidade das decisões; e (iv) garantir a consecução dos objetivos do Tribunal, com foco fundamental na defesa do princípio constitucional da celeridade processual3.

A afirmação acima parece estar bem alinhada com as metas do CNJ estabelecidas para 2024. Entre as 11 metas fixadas pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso, destacam-se as que se referem aos litígios de propriedade intelectual, que, em tese, aumentam a eficiência do Poder Judiciário e diminuem o acervo da Justiça: 

• Objetivo nacional 1 – julgar mais processos do que os que dão entrada por ano;
• Objetivo nacional 2 – julgar os processos mais antigos para reduzir os atrasos;
• Objetivo Nacional 3 – incentivar a conciliação entre as partes, evitando processos judiciais dentro da capacidade de negociação.

Destaques no cenário de patentes em 2023 no Brasil

1. Plano de ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual – ENPI

Em outubro de 2023, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI publicou o Plano de Ação 2023-2025 da ENPI, cujo objetivo é promover um sistema de propriedade intelectual que garanta maior competitividade e o desenvolvimento econômico-social do Brasil. O plano compreende 63 ações e 161 entregas em sete eixos de atuação. Entre elas, medidas de promoção da eficiência administrativa que permitiram o estabelecimento de uma nova meta de tempo de decisão sobre pedidos de patentes, que passará de 6,9 anos (referência de dezembro de 2022) para 3 anos até julho de 2025. Já para pedidos de registro de desenhos industriais, é pretendida uma redução de 3,7 meses para 3,5 meses.

Outras metas desafiadoras do plano compreendem elevar a posição do Brasil da 6ª para a 3ª posição no ranking de países em número de registros de marcas; e da 12ª à 11ª posição entre os países em número de depósitos de desenhos industriais. 

As iniciativas previstas no Plano de Ação envolvem, por exemplo, a realização de matchmaking em tecnologias verdes, visando a utilização da PI como ferramenta de desenvolvimento sustentável. Outro tipo de ação a ser implementada envolve o aumento da diversidade dos usuários do sistema de PI através de programas de capacitação de mulheres empreendedoras, dentre outros. Há ainda a previsão de ações no âmbito educacional, com a finalidade de disseminar a cultura de PI em escolas e universidades.

Também será criado um núcleo de inteligência em PI para identificar tendências tecnológicas em diversas áreas do conhecimento. Outra frente relevante que está sendo intensificada no plano da ENPI são os critérios relacionados a PI nos editais de fomento a projetos de pesquisa que utilizam recursos públicos os quais resultem em inovações. 

2. Plano Estratégico do INPI 2023-2026

O ano de 2023 foi marcado por um aumento na quantidade de depósitos de pedidos de patente, se comparado ao ano anterior. No total, foram depositados 27.918 pedidos de patente em 2023, um acréscimo de 2,9% em relação a 2022. Os cinco países que mais depositaram patentes, os quais são responsáveis por quase 70% do total de depósitos, foram os seguintes: Estados Unidos (30%), Brasil (20%), China (7%), Alemanha (6%) e Suíça (5%). 

Dentre outros objetivos, o INPI pretende aumentar o número de depósitos de pedidos de patente nos próximos anos, bem como reduzir o tempo de concessão. Para alcançar essas metas, foi lançado o plano estratégico 2023-2026, o qual é baseado em nove pilares: (1) qualidade e agilidade na concessão de patentes; (2) promoção da cultura de PI; (3) consolidação do Brasil como protagonista no cenário internacional de PI; (4) reconhecimento do valor do INPI para a sociedade; (5) transformação digital para melhorar o atendimento aos usuários; (6) modernização e expansão da capacidade de prestação de serviços; (7) retenção da força de trabalho para manter o alto desempenho dos serviços prestados; (8) suporte de logística e infraestrutura econômico, eficiente e sustentável; e (9) aperfeiçoamento das práticas de governança e gestão, e de relacionamento institucional.

No que diz respeito a patentes e desenhos industriais, são propostas ações para automatizar os fluxos do processamento destes com a substituição das ferramentas atualmente utilizadas e a implementação de novas ferramentas, bem como a simplificação de fluxos de trabalho.

A otimização de buscas para patentes também é prevista através de sua terceirização para outros setores da sociedade como, por exemplo, instituições universitárias. A utilização de ferramentas baseadas em inteligência artificial é igualmente apontada como um recurso para auxiliar a realização de buscas.

Adicionalmente, são apresentadas ações para otimizar a base de dados de patentes por meio da digitalização do acervo de documentos com a correção de eventuais erros e inconsistências, além da atualização de informações de acordo com os padrões da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Ainda nesse quesito, é proposta uma nova solução de busca de informações.

Em linha com o aprimoramento da qualidade, o Plano Estratégico propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado para revisão da qualidade e conformidade do exame de pedidos de patente e de registro de desenho industrial, bem como um projeto de pesquisa de percepção da qualidade do exame voltado para usuários externos. O aperfeiçoamento dos procedimentos de segunda instância também é incluído no Plano Estratégico, de maneira a aperfeiçoar a qualidade de recursos e processos administrativos de nulidade, além de garantir a previsibilidade e a segurança jurídica destes.

3. Resultados positivos do Plano de Combate ao Backlog

O Plano de Combate ao Backlog, lançado em 2019 pelo INPI para liquidar os quase 150.000 pedidos de patente pendentes de exame à época, foi certamente o projeto de maior sucesso do Instituto nos últimos 5 anos. O INPI conseguiu alcançar a marca de 96% de pedidos examinados em agosto de 2023, conforme pode ser observado a partir do gráfico a seguir:

A área em vermelho em ambos os gráficos mostra os pedidos de patente pendentes de exame técnico, enquanto a área em verde representa o número de pedidos decididos ou arquivados. A evolução proporcionada pelo Plano de Combate ao Backlog é notória e confere uma maior credibilidade ao órgão, outrora conhecido como um dos escritórios mais lentos para conceder patentes no mundo.

4. Exame prioritário

Outro projeto de bastante sucesso do INPI diz respeito à implementação de diversas modalidades de exame prioritário ao longo dos últimos anos. No total, o Instituto atualmente conta com 17 tipos de priorização do exame técnico de patentes, conforme as categorias a seguir:

(a) Em razão da cooperação

• Acordos de PPH (Patent Prosecution Highway) com os seguintes escritórios de patentes: PROSUL, JPO, USPTO, EPO, DKPTO, INPI-FR, UKIPO, CNIPA, APO, OEPM, PRV, KIPO, INPI-PT, CIPO, PRH e IPOS;
• Pedidos de patente de famílias de patente cuja proteção foi inicialmente requerida no Brasil. 

(b) Em razão da tecnologia

• Pedidos de patente que pleiteiam a proteção de uma tecnologia verde;
• Pedidos de patente cujo objeto abrange tecnologia direcionada ao diagnóstico, profilaxia e/ou tratamento de AIDS, câncer ou doenças raras ou negligenciadas (doença de Chagas, Dengue, Dengue hemorrágica, Chikungunya, Zika, Esquistossomose, Hansenose, Leishmaniose, Malária, Tuberculose, Buruli úlcera, Neurocisticercose, Equinocococose, Boubas, Fasciolíase, Paragonimíase, Filariose, Raiva, Helmintíase e manifestações decorrentes de intoxicação ou envenenamento por animais peçonhentos ou peçonhentos);
• Pedidos de patente cujo objeto abrange uma tecnologia direcionada ao tratamento da covid.

(c) Em razão do depositante

• Pedidos de patente pertencentes à pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos;
• Pedidos de patente pertencentes à pessoa física com deficiência física ou mental;
• Pedidos de patente pertencentes à pessoa física portadora de doença grave;
• Pedidos de patente pertencentes a microempresas e/ou empresas de pequeno porte;
• Pedidos de patente pertencentes a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação;
• Pedidos de patente pertencentes a Startups.

(d) Em razão da situação

• Pedidos de patente cuja concessão é condição para obter recursos financeiros;
• Pedidos de patente cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a autorização;
• Pedidos de patente em que terceiros estão sendo acusados de contrafação;
• Pedidos de patente que há usuários anteriores da tecnologia;
• Pedidos de patente de tecnologia resultante de financiamento público;
• Pedidos de patente de tecnologia disponível no mercado.

Dentre as modalidades acima, os acordos de PPH e o programa de patentes verdes são as mais utilizadas pelos usuários estrangeiros do sistema de patentes no Brasil. De acordo com dados disponibilizados pelo INPI, foram 807 pedidos de exame prioritário baseados em acordos de PPH e 143 pedidos de priorização relacionados a tecnologias verdes. A média de tempo entre o requerimento do pedido de aceleração do exame até a decisão foi de 216 dias para os pedidos de PPH e de 231 dias para as tecnologias verdes.

Com base nos dados de 2023, espera-se que os programas de priorização do exame sejam cada vez mais utilizados pelos depositantes que desejam acelerar o trâmite de seus pedidos de patente no Brasil, tendo em vista a agilidade do INPI na análise desses casos.

Destaques no cenário de Marcas em 2023 no Brasil

i) Marcas de posição

As marcas de posição foram implementadas pelo nosso país em 2021, e em novembro de 2022, os devidos processo e exame finalmente começaram no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Com efeito, havia uma enorme expectativa de que, em 2023, o INPI passasse a emitir deferimentos e indeferimentos envolvendo pedidos de Marca de Posição, consolidando este sinal não tradicional em nosso sistema.

No entanto, em termos práticos, a análise das marcas de posição tem sido mais rigorosa do que outros tipos de marcas, e os números falam por si só: em janeiro de 2024, havia 310 pedidos de marcas de posição na base de dados do INPI, 50 deles foram objeto de exigência de mérito e 60 foram rejeitadas pelo Instituto, os demais permanecem pendentes de exame. 

Porém, apenas um registro de marca foi concedido pelo INPI após 13 anos da data do depósito, conforme segue:

A boa notícia é que os pareceres técnicos relativos às exigências e decisões desfavoráveis emitidas pelos examinadores são extremamente detalhados e consistentes, o que nos dá um melhor entendimento dos documentos e informações exigidos pelo INPI para obter o registro de uma marca de posição em nosso país.

ii) Ações de Caducidade

A nova edição das Diretrizes de Exame do Instituto Nacional de Propriedade Industria, publicada em 17/1/23, trouxe um novo entendimento sobre o prazo para apresentação de comprovação de uso de marca, quando objeto de ação de caducidade.

Até o momento, o entendimento comum era de que o titular do registro contestado deveria apresentar provas compreendendo cinco anos a partir da data de apresentação da ação de caducidade, ainda que esse período compreendesse, de alguma forma, os primeiros cinco anos do registro.

Veja o quadro abaixo para melhor entendimento.

 A nova interpretação diz que se não é obrigatório o uso do registro nos primeiros cinco anos, então estes não devem ser incluídos no período. Portanto, se analisarmos o mesmo exemplo, a evidência deverá então compreender o seguinte período de tempo:

Essa nova compreensão basicamente assegura ao titular do registro cinco anos garantidos para o início do uso da marca no território brasileiro. 

Por fim, somos da opinião de que essa modificação não afeta quando a falta de uso da marca for justificada pelo titular do registro devido a razões legítimas, conforme estipulado no art. 143, parágrafo I, da lei de propriedade industrial (9279/96).

iii) Indicações geográficas

Com a concessão de novas indicações geográficas, o Brasil atingiu a marca de 109 IGs registradas, representando um aumento de 60% em relação a 2019.

Atualizações sobre avanços no INPI em 2023

Concurso Público do INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI está contratando novos examinadores.

O tão aguardado concurso público para contratar 120 novos examinadores para o INPI, o órgão responsável por conceder patentes no país, está em andamento. Há 120 vagas para cargos de analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial; pesquisadores em propriedade industrial; e tecnologistas em propriedade industrial.

As provas foram realizadas em janeiro de 2024. A contratação de novos examinadores para o INPI representa um passo importante para impulsionar a agilidade necessária para o bom funcionamento do sistema de Propriedade Industrial no país. Segundo o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os novos examinadores contratados apoiarão o projeto para acelerar a análise de pedidos de patentes e marcas.

Espera-se que, após o exame, os novos examinadores do INPI comecem efetivamente a trabalhar entre um e três anos a partir de agora. Isso ocorre porque, após a aprovação no processo de seleção, os candidatos passarão por um programa de treinamento de um ano. Durante este período, os candidatos bem-sucedidos já começarão a trabalhar no INPI sob a supervisão de um Técnico Sênior.

Com novos examinadores, espera-se que a questão do backlog de patentes (um grande volume de pedidos de patentes não examinados ou em análise pendente) que persiste em algumas áreas tecnológicas seja resolvido. O backlog de patentes pode ter consequências negativas, como atrasos na obtenção de patentes, incerteza para inventores e titulares de patentes, além de atrasos no desenvolvimento de produtos e inovação.

Se o país conseguir reduzir o processo de exame técnico e consequente concessão de patentes para dois anos, haverá mais celeridade, o que impulsionará toda a indústria tecnológica no Brasil. Isso tornará o país mais competitivo em comparação com outros no mundo todo, já que um sistema de patentes mais rápido significa maiores incentivos tanto para indústrias nacionais quanto internacionais, atraindo a perspectiva de retornos mais rápidos para investidores.

Além disso, é um atrativo para investidores estrangeiros e especialmente para investidores locais, posicionando o Brasil em uma posição mais competitiva em comparação com países que têm um sistema de concessão de patentes mais ágil, como os EUA e a Europa.

Ação Civil Pública da ABPI

Em 12 de abril de 2022, o 31º TF/RJ acatou os pedidos da  Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI em uma ação civil pública, que tem como objetivo garantir recursos para o INPI cumprir adequadamente suas atividades de exame e concessão de direitos de patentes e marcas.

A ação está suspensa no Tribunal Federal de Apelação, passando por um processo de mediação entre as partes, sem uma resolução final alcançada até o momento.

Fontes:

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Assim como grandes nomes como Messi, Pelé e Neymar, recentemente o Kylian Mbappé também solicitou o registro de marca. Arraste para o lado e entenda a importância desse registro.

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Confira mais sobre o assunto no seguinte artigo: https://montaury.com.br/pt/mbappe-registra-nome-e-comemoracao-iconica-para-uso-comercial-entenda

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No mundo do futebol, a marca pessoal de um jogador pode transcender as quatro linhas do campo e se tornar um fenômeno global. Nos últimos anos, um nome tem brilhado intensamente nesse cenário: Kylian Mbappé. Além de seu talento inegável dentro de campo, o jogador francês tem conquistado admiradores ao redor do mundo com sua habilidade excepcional e sua personalidade cativante. Na esteira deste sucesso, o jogador tem como estratégia para ampliação do seu sucesso e receitas, o registro como marca de seu nome, bem como de logotipos associados à sua imagem e atividade.

Recentemente, o jogador francês através de seus representantes legais, requereu o registro da marca “MBAPPÉ” junto ao Escritório de Marcas Europeu (EUIPO), para a identificação de uma vasta gama de produtos, que vão desde perfumes, relógios e vestuário à jogos, brinquedos e materiais esportivos. Além da recente marca depositada, MBAPPÉ também possui o registro de outras marcas, incluindo as iniciais de seu nome em formato estilizado e a famosa pose de comemoração do gol, mostrando ser craque também na proteção de sua propriedade intelectual. Ele é um dos jogadores de futebol que mais protegem sua propriedade intelectual, ao lado de CR7, Messi, Zico e alguns outros.

A estratégia de marketing e gestão de propriedade intelectual adotada pelo jogador ao registrar seu nome, imagem e gestos como marcas registradas pode ter diversas consequências e benefícios. Ao registrar seu nome e imagem como marca, os atletas ganham proteção legal contra o uso não autorizado por terceiros para fins comerciais. Isso significa que eles podem tomar medidas legais contra indivíduos ou empresas que tentem lucrar com sua imagem sem permissão. Além disso, os atletas podem administrar e controlar de melhor forma como seu nome e imagem são usadosno mercado, permitindo-lhes garantir que a sua marca pessoal seja veiculada de uma forma alinhada com os seus valores e imagem.

Outro ponto importante são as oportunidades de monetização em cima do seu nome e imagem, com o registro de marca abrindo caminhos adicionais para os atletas através do licenciamento de produtos e conteúdo, trazendo assim novas fontes de receita. É muito comum, por exemplo, que acordos de licenciamento envolvam o uso de marcas e imagens de atletas em produtos como roupas, acessórios ou videogames.

Em síntese, o registro de marca para um atleta profissional renomado é muito mais do que uma formalidade legal; é uma estratégia essencial para proteger sua imagem, expandir sua visibilidade e aumentar receitas. Ao assegurar seus direitos de propriedade intelectual, o atleta abre portas para oportunidades comerciais de licenciamento, em um passo fundamental rumo à preservação e valorização do seu nome e da sua trajetória no mundo do esporte e além dele.

Fontes:

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A listagem dos códigos será devidamente atualizada sempre que houver a criação de novos códigos de despachos de marcas.

Para mais informações e acessar a lista: http://revistas.inpi.gov.br/rpi/   |   Download PDF

Fonte: GOV.br

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