A Justiça Estadual do Rio de Janeiro tem sido selecionada para o “enforcement” dessas patentes já que liminares em caráter de tutela de urgência – antes mesmo da oitiva da parte contrária e da produção de uma prova pericial por um expert independente – vinham sendo concedidas.

A estratégia está inserida no contexto de fortalecimento nas negociações globais de licenciamento em andamento em outros países, já que muitas das entidades envolvidas nas disputas judiciais brasileiras já vêm promovendo esses mesmos litígios em outros países onde, ao contrário do Brasil, liminares em ações de infração de patente são quase inexistentes.

O cenário nacional favorável para os detentores de patentes no país vem incentivando o ajuizamento de tais ações judiciais, uma vez que a obtenção de uma liminar — normalmente acompanhada de multa diária pelo não cumprimento — coloca os titulares dessas patentes numa posição mais forte caso esteja em andamento uma negociação global.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem confirmando tais liminares respaldadas em pareceres unilaterais que atestam que a tecnologia protegida pela patente seria essencial para um tipo de padrão tecnológico, já que, a seu ver, a infração seria uma decorrência lógica da essencialidade de tal padrão. Até muito recentemente, os tribunais especializados em Propriedade Intelectual, com algumas exceções, não distinguiam patentes essenciais de não essenciais, aplicando dispositivos legais que garantem a possibilidade de concessão de liminares com base exclusivamente em pareceres unilaterais apresentados pelo Autor que atestassem a essencialidade.

É fato que nem o Código de Processo Civil Brasileiro nem a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (Lei 9.279/96) estabelecem distinção entre patentes essenciais e não essenciais. No entanto, é inequívoco que as particularidades de tal microssistema e a forma como tais ações judiciais estão se desenvolvendo no Brasil têm atraído a atenção de um número cada vez maior de titulares de patentes.

Apesar da previsão no ordenamento jurídico brasileiro de dispositivos que permitem a concessão de liminares sem o contraditório em ações SEP no Brasil, duas decisões judiciais recentes proferidas pelo Juiz Victor Augustin, então a frente da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, vêm introduzindo outros critérios para concessão de liminares em tais ações, que merecem destaque.

Um desses casos[1] diz respeito a uma ação movida por um titular de patente contra uma grande empresa de telecomunicações com atuação global, na qual o juiz anterior havia concedido uma liminar sem o respaldo de um expert independente designado pelo juízo com notório saber na matéria em discussão (normalmente de alta complexidade).Passados quase dois anos, o novo juiz não apenas revogou a liminar anteriormente concedida, como também julgou improcedente a ação – agora com base em laudo pericial imparcial de lavra de Perito de confiança do Juízo, confirmando a não infração da patente -, tendo ainda condenando o Autor por litigância de má-fé.

Em outra recente decisão judicial, o mesmo Juiz Victor Augustin da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro[2] estabeleceu os seguintes critérios para concessão de liminar em ações de violação de patentes SEP:

Para requerer uma liminar, o titular da patente deve comprovar que observou as condições FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, em português: justas, razoáveis e não discriminatórias) na negociação de um acordo – o que significa que aquele que alega possuir uma patente essencial para tal padrão deve procurar licenciar a terceiros nos termos referidos.

A liminar sem oitiva da parte contrária será condicionada a um laudo pericial preliminar conciso e imparcial, através do qual um perito apontado pelo juízo responderá inicialmente a alguns quesitos/perguntas formuladas pelo juiz, sem prejuízo de um laudo pericial mais completo e fundamentado a ser futuramente apresentado na fase pericial.

O segredo de justiça será limitado às informações empresariais confidenciais identificadas pela parte interessada. Tal disposição visa facilitar a formação da jurisprudência e dar segurança jurídica, com base na regra geral do processo civil que dispõe que as ações judiciais devem ser públicas e totalmente divulgadas à sociedade.

Um depósito caução deve ser apresentada pelo Autor. Nota-se que tais previsões contribuem para um cenário mais claro para uma discussão altamente técnica e complexa que só agora vem amadurecendo no judiciário brasileiro.

Portanto, o Brasil continua sendo uma jurisdição atraente para ações judiciais relacionadas a patentes SEP. Embora liminares ainda sejam frequentemente concedidas aos titulares de patentes alegadamente essenciais, os juízes estão se tornando cada vez mais versados nas complexidades dos padrões tecnológicos e suas respectivas particularidades.

Os magistrados estão mais atentos aos direitos e obrigações dos detentores e implementadores de patentes SEP e cientes dos termos FRAND que podem dar o tom nas negociações de royalties. À medida em que os casos relacionados as patentes SEP se tornam mais frequentes no país, é natural que as disputas sejam tratadas pelos juízes com critérios mais claros e seguros, possibilitando assim equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas e as circunstâncias específicas de cada caso.

[1] Caso atualmente sob segredo de justiça.

[2] Decisão proferida quando os autos eram públicos (atualmente estão sob segredo de justiça): DivX, LLC vs. Gorenje do Brasil Importação e Comércio de Eletrodomésticos Ltda., Toshiba do Brasil Ltda. e Multilaser Industrial S.A. – nº. 0834763-49.2024.8.19.000, em 17 de maio de 2024, 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Fontes:

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A justiça negou pedido de indenização por danos materiais e morais de uma empresa de arquitetura contra a rede lmaginarium. O juiz Baiardo de Brito Pereira Junior, da 14ª Vara Cível de São Paulo, entendeu, com base em perícia em projeto desenvolvido pela varejista, que não ficou comprovada a alegada violação aos direitos autorais da autora.

No processo, a Conexão Arquitetura alega que foi contratada pela lmaginarium para desenvolver uma nova identidade visual para as suas lojas. E que, apesar de ter ficado expressamente pactuada a proibição de reprodução do conceito visual sem prévia e expressa autorização, a rede passou a implementar nas suas lojas um projeto chamado “Compact”, que reproduziria o modelo desenvolvido por ela, sem autorização.

Em sua defesa, a lmaginarium rebateu que a identidade visual foi desenvolvida pela arquiteta e idealizadora da rede e que a empresa de arquitetura foi contratada apenas para atualizar o projeto original, “não tendo havido qualquer contribuição criativa inovadora no projeto elaborado pela autora a fundamentar sua alegação de plágio”.

Em sua defesa, a lmaginarium rebateu que a identidade visual foi desenvolvida pela arquiteta e idealizadora da rede e que a empresa de arquitetura foi contratada apenas para atualizar o projeto original, “não tendo havido qualquer contribuição criativa inovadora no projeto elaborado pela autora a fundamentar sua alegação de plágio”.

Para a lmaginarium, o projeto “Compact” não é uma reprodução do modelo da Conexão Arquitetura, “mas sim um retrofit do conceito original da rede, utilizado desde 2006”. “Essas características visuais já eram de propriedade da lmaginarium. Foram desenvolvidos dentro de casa”, diz a advogada Ana Paula Affonso Brito, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, que defende a rede.

Com base em laudo pericial, a 14ª Vara Cível de São Paulo considerou improcedente o pedido de danos materias e morais. “A despeito da irresignação da autora e parecer divergente apresentado, os esclarecimentos do perito reforçam a inexistência de eventual violação a direitos dela”, afirma o juiz Baiardo de Brito Pereira Junior (processo nº 1070742-34.2017.8.26.0100).

O perito concluiu, de acordo com a decisão, que “o simples aproveitamento de um projeto com características que o atualizaram, embora valioso, não pode ser considerado como obra intelectual a ser protegida pelas leis de direito autoral”.

Comparando-se todos os elementos integrantes dos projetos arquitetônicos, diz o perito, “tem-se que os elementos considerados originais e criativos das Lojas lmaginarium já eram adotados pela ré antes da contratação da autora e preponderam sobre os elementos eventualmente novos trazidos no projeto denominado ‘Master”‘. Como consequência, acrescenta, “não se justifica, no caso, o reconhecimento de violação a eventuais direitos da autora”.

Para a advogada Ana Paula Affonso Brito, o caso serve como um alerta para a necessidade de cláusulas específicas em contratos de prestação de serviços de arquitetura, que resguardem tanto os direitos dos contratantes quanto dos prestadores de serviços em relação à propriedade intelectual.

Os grandes escritórios de arquitetura, para evitar problemas judiciais, costumam estipular em contrato que o projeto a ser desenvolvido, que é exclusivo, não poderá ser replicado ou copiado, pois é feito de modo customizado para o contratante, explica André Mendes, do L. O. Baptista Advogados. “Para as obras serem protegidas pelo direito autoral, o arquiteto tem que colocar todos os detalhes, por menor que seja a mudança, no contrato”, diz.

Mendes acrescenta que, no caso da Imaginarium, é possível verificar que não foi feito contrato específico com os detalhes. “Mais grave que isso, a autora da ação não comprovou que o projeto era inovador, que houve valor agregado”, afirma.

O advogado lembra que a Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98) protege o projeto arquitetônico, “mas precisa ser inovador”. “A autora [Conexão Arquitetura] se aproveitou de alguns elementos, não agregou valor de modo substancial”.

Luiz Fernando Nubile Nascimento, do Faragone Advogados Associados, que representa a Conexão Arquitetura, considera a sentença nula por conter perícia com diversos pontos equivocados. Para a diligência, destaca, houve a falta de contato com a assistência técnica do escritório de arquitetura e colocação equivocada de fotos de unidades da rede no laudo pericial. A empresa, segundo ele, vai recorrer da sentença. “O objetivo é anular as provas e que sejam refeitas”.

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