A ação judicial foi ajuizada no final de março de 2025, perante um tribunal federal da Califórnia. Nela, a Lost International alega ser titular do registro da marca “Mayhem”, concedido em 2015 nos Estados Unidos, para identificar peças de vestuário como camisetas, shorts, jaquetas e bonés. 

A controvérsia começou com o lançamento do novo álbum de Lady Gaga, intitulado “Mayhem”, em março de 2025. A disputa não gira apenas em torno do nome do álbum em si, mas principalmente pela comercialização de produtos promocionais — como camisetas, moletons e outras peças do vestuário — todos destacando a marca “Mayhem”. Segundo a Lost International, esses produtos utilizam um design estilizado quase idêntico ao logotipo “Mayhem” por ela registrado, conforme demonstrado em imagens anexadas ao processo.

De acordo com a Lost International, o uso da marca estilizada por Lady Gaga não é apenas semelhante, mas praticamente idêntico, o que aumenta a probabilidade de confusão entre os consumidores. A empresa argumenta que há sobreposição demográfica entre o público da cantora — jovens conectados com a moda e cultura pop — e os consumidores de marcas de lifestyle, o que agrava o risco. 

Com base nos direitos conferidos por seu registro, a Lost International apresenta as seguintes alegações: 

Infração de marca registrada: Pelo uso não autorizado de uma marca suscetível de causar confusão, erro ou engano quanto à origem dos produtos, levando os consumidores a acreditarem que os itens comercializados por Lady Gaga estariam associados à Lost. 

Publicidade enganosa: A marca alega que o material promocional da cantora — especialmente nas redes sociais e na internet — deturpa a origem dos produtos, sugerindo falsamente uma conexão com a Lost. 

Diluição de marca: A Lost sustenta que “Mayhem” é uma marca notoriamente conhecida e distintiva, e que seu uso indevido por Lady Gaga compromete a exclusividade do sinal, enfraquecendo sua capacidade de identificar com clareza a origem dos produtos. 

Concorrência desleal: A empresa também alega que a conduta da cantora configura práticas comerciais desleais, aproveitando-se da reputação da Lost e explorando sua propriedade intelectual para promover seus próprios produtos.

Como reparação, a Lost International busca tanto indenização financeira quanto medidas cautelares, incluindo: 

(i) uma liminar permanente para impedir Lady Gaga de continuar usando a marca “Mayhem”; 

(ii) prestação de contas com restituição dos lucros obtidos pela cantora com a venda dos produtos; 

(iii) danos compensatórios não inferiores a US$ 100 milhões. 

O caso entre Lost International e Lady Gaga é mais um exemplo da crescente intersecção entre marcas comerciais e a atuação de celebridades no licenciamento de produtos. Ele evidencia os riscos jurídicos associados ao uso de marcas previamente registradas, especialmente em contextos que envolvem grande exposição pública. Ainda não há decisão judicial, e o desfecho dependerá de como o tribunal avaliará as semelhanças visuais entre as marcas, o reconhecimento público de ambas e o risco efetivo de confusão entre os consumidores.

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Um dos casos mais emblemáticos dessa tendência é o da série The White Lotus, da HBO, que inspirou pacotes de viagem, coleções de moda e produtos de lifestyle com o mesmo clima e estética do resort fictício apresentado na trama. A HBO, atenta ao potencial econômico de sua criação, já protocolou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o pedido de registro da marca “The White Lotus” em diversas classes, incluindo roupas, cosméticos, bebidas e entretenimento.

O movimento é estratégico e visa a garantir exclusividade sobre o uso comercial desses elementos. Situação semelhante ocorre com o universo de Harry Potter, em que a Warner Bros. detém os direitos de termos como “Quidditch” — um esporte fictício que saiu dos livros e foi recriado por fãs na vida real, mas que continua sendo uma marca registrada.

Olhar técnico sobre propriedade intelectual

Esse tipo de exploração comercial exige um olhar técnico e multidisciplinar sobre propriedade intelectual. Mesmo criações imaginárias podem — e devem — ser protegidas juridicamente. A proteção pode se dar de diversas formas: nomes e títulos por meio de registro de marca; personagens, por direitos autorais e, eventualmente, também como marca figurativa; e elementos visuais, como arquitetura de cenários ou figurinos, por desenho industrial ou pelo conceito de trade dress, que resguarda a identidade visual de produtos e serviços.

O problema surge quando empresas, marcas ou até influenciadores decidem usar esses elementos sem a devida autorização, alegando “inspiração” ou fazendo adaptações que não descaracterizam a associação com a obra original. Isso pode configurar infração de marca registrada, violação de direitos autorais, concorrência desleal e diluição de marca. Em todos esses casos, os tribunais têm analisado com atenção o risco de confusão entre os consumidores e o possível prejuízo à exclusividade da titular dos direitos.  

Acordos de licenciamento

É por isso que o ideal, para qualquer marca que deseje explorar esse tipo de narrativa, é firmar acordos de licenciamento formal com os estúdios e produtoras detentoras dos direitos. O avanço do streaming e das experiências imersivas tornou essa demanda ainda mais relevante.

Exposições sensoriais, ativações em festivais e parques temáticos inteiros baseados em filmes ou séries mostram como o entretenimento passou a ser também uma plataforma de negócios. E quando há cocriação entre marcas e estúdios — em vez de simples licenciamento — os contratos ganham complexidade: cláusulas de exclusividade, divisão de lucros, responsabilidade sobre comunicação e definição de propriedade dos ativos desenvolvidos passam a ser pontos centrais.

A linha entre ficção e realidade nunca foi tão tênue. E no centro dessa zona de contato está a propriedade intelectual, garantindo que boas ideias se tornem negócios viáveis, seguros e sustentáveis. Em tempos em que o storytelling virou ativo estratégico, respeitar os limites legais é o que diferencia ações criativas de disputas judiciais.

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Tão importante quanto assegurar a devida proteção aos direitos de propriedade intelectual no Brasil é ter a certeza de que estes mesmos direitos também encontrem resguardo no exterior. O número de empresas que se dedicam à exportação vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e, como amplamente noticiado, os recordes da balança comercial são quebrados mês a mês. Produtos embarcados em navios, trens e aviões levam não só a imagem do progresso para o exterior, mas também a força das marcas que temos no Brasil.  

Apesar desses dados, percebe-se que muitas empresas que atualmente já exportam seus produtos para outros países não cuidam de proteger suas marcas, desenhos e/ou modelos industriais nos respectivos países de interesse, conforme atesta uma pesquisa efetuada recentemente junto ao empresariado brasileiro. 

Segundo o levantamento da FIRJAN, 62,5% dos industriais fluminenses afirmaram que o registro das marcas é dispensável por suas empresas, em razão de serem de pequeno porte e atribuindo ainda a falta da proteção à excessiva burocracia bem como a custos elevados.

Tal omissão resulta de um entendimento equivocado, pois a necessidade de registro de uma marca ou mesmo um desenho ou modelo industrial não é proporcional ao porte da empresa. Além do seu objetivo principal de diferenciar um fornecedor de outro concorrente, a marca tem o condão de agregar valor aos produtos e serviços assinalados pela mesma.   

Quanto a este ativo, especificamente, de nada adianta efetuar investimentos, despender esforços e projetá-lo lá fora se, eventualmente, uma empresa for surpreendida pelo fato de um terceiro, agindo de má-fé, ter depositado ou obtido o registro para uma marca idêntica ou semelhante à de sua titularidade no país onde se pretende iniciar operações, impedindo, consequentemente, a legítima titular da marca de comercializar seus produtos.

Esta situação é potencialmente contornável através do envio de notificações extrajudiciais ou do ajuizamento de ações judiciais. Tais recursos, porém, têm muitas vezes custos altíssimos, o que pode até inviabilizar o acesso à justiça, além da demora e da burocracia que medidas desta natureza acarretam.  

Por outro lado, ao assegurar a devida proteção aos direitos, sejam eles patentes, marcas, desenhos industriais ou qualquer outra criação passível de proteção no âmbito da propriedade intelectual ou industrial, o seu titular alcança a necessária segurança para as exportações a um custo relativamente baixo, evitando potenciais desgastes e protegendo os seus ativos mais importantes.  

Diante desse panorama, é recomendado que, ao vislumbrar a possibilidade de exportação dos seus produtos ou a associação com empresas no exterior, as empresas promovam uma busca nas repartições de registro de marcas e patentes daqueles países e diligenciem a proteção dos seus direitos, a fim de que não sejam surpreendidos no futuro.

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A Justiça Estadual do Rio de Janeiro tem sido selecionada para o “enforcement” dessas patentes já que liminares em caráter de tutela de urgência – antes mesmo da oitiva da parte contrária e da produção de uma prova pericial por um expert independente – vinham sendo concedidas.

A estratégia está inserida no contexto de fortalecimento nas negociações globais de licenciamento em andamento em outros países, já que muitas das entidades envolvidas nas disputas judiciais brasileiras já vêm promovendo esses mesmos litígios em outros países onde, ao contrário do Brasil, liminares em ações de infração de patente são quase inexistentes.

O cenário nacional favorável para os detentores de patentes no país vem incentivando o ajuizamento de tais ações judiciais, uma vez que a obtenção de uma liminar — normalmente acompanhada de multa diária pelo não cumprimento — coloca os titulares dessas patentes numa posição mais forte caso esteja em andamento uma negociação global.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem confirmando tais liminares respaldadas em pareceres unilaterais que atestam que a tecnologia protegida pela patente seria essencial para um tipo de padrão tecnológico, já que, a seu ver, a infração seria uma decorrência lógica da essencialidade de tal padrão. Até muito recentemente, os tribunais especializados em Propriedade Intelectual, com algumas exceções, não distinguiam patentes essenciais de não essenciais, aplicando dispositivos legais que garantem a possibilidade de concessão de liminares com base exclusivamente em pareceres unilaterais apresentados pelo Autor que atestassem a essencialidade.

É fato que nem o Código de Processo Civil Brasileiro nem a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (Lei 9.279/96) estabelecem distinção entre patentes essenciais e não essenciais. No entanto, é inequívoco que as particularidades de tal microssistema e a forma como tais ações judiciais estão se desenvolvendo no Brasil têm atraído a atenção de um número cada vez maior de titulares de patentes.

Apesar da previsão no ordenamento jurídico brasileiro de dispositivos que permitem a concessão de liminares sem o contraditório em ações SEP no Brasil, duas decisões judiciais recentes proferidas pelo Juiz Victor Augustin, então a frente da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, vêm introduzindo outros critérios para concessão de liminares em tais ações, que merecem destaque.

Um desses casos[1] diz respeito a uma ação movida por um titular de patente contra uma grande empresa de telecomunicações com atuação global, na qual o juiz anterior havia concedido uma liminar sem o respaldo de um expert independente designado pelo juízo com notório saber na matéria em discussão (normalmente de alta complexidade).Passados quase dois anos, o novo juiz não apenas revogou a liminar anteriormente concedida, como também julgou improcedente a ação – agora com base em laudo pericial imparcial de lavra de Perito de confiança do Juízo, confirmando a não infração da patente -, tendo ainda condenando o Autor por litigância de má-fé.

Em outra recente decisão judicial, o mesmo Juiz Victor Augustin da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro[2] estabeleceu os seguintes critérios para concessão de liminar em ações de violação de patentes SEP:

Para requerer uma liminar, o titular da patente deve comprovar que observou as condições FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, em português: justas, razoáveis e não discriminatórias) na negociação de um acordo – o que significa que aquele que alega possuir uma patente essencial para tal padrão deve procurar licenciar a terceiros nos termos referidos.

A liminar sem oitiva da parte contrária será condicionada a um laudo pericial preliminar conciso e imparcial, através do qual um perito apontado pelo juízo responderá inicialmente a alguns quesitos/perguntas formuladas pelo juiz, sem prejuízo de um laudo pericial mais completo e fundamentado a ser futuramente apresentado na fase pericial.

O segredo de justiça será limitado às informações empresariais confidenciais identificadas pela parte interessada. Tal disposição visa facilitar a formação da jurisprudência e dar segurança jurídica, com base na regra geral do processo civil que dispõe que as ações judiciais devem ser públicas e totalmente divulgadas à sociedade.

Um depósito caução deve ser apresentada pelo Autor. Nota-se que tais previsões contribuem para um cenário mais claro para uma discussão altamente técnica e complexa que só agora vem amadurecendo no judiciário brasileiro.

Portanto, o Brasil continua sendo uma jurisdição atraente para ações judiciais relacionadas a patentes SEP. Embora liminares ainda sejam frequentemente concedidas aos titulares de patentes alegadamente essenciais, os juízes estão se tornando cada vez mais versados nas complexidades dos padrões tecnológicos e suas respectivas particularidades.

Os magistrados estão mais atentos aos direitos e obrigações dos detentores e implementadores de patentes SEP e cientes dos termos FRAND que podem dar o tom nas negociações de royalties. À medida em que os casos relacionados as patentes SEP se tornam mais frequentes no país, é natural que as disputas sejam tratadas pelos juízes com critérios mais claros e seguros, possibilitando assim equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas e as circunstâncias específicas de cada caso.

[1] Caso atualmente sob segredo de justiça.

[2] Decisão proferida quando os autos eram públicos (atualmente estão sob segredo de justiça): DivX, LLC vs. Gorenje do Brasil Importação e Comércio de Eletrodomésticos Ltda., Toshiba do Brasil Ltda. e Multilaser Industrial S.A. – nº. 0834763-49.2024.8.19.000, em 17 de maio de 2024, 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

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A justiça negou pedido de indenização por danos materiais e morais de uma empresa de arquitetura contra a rede lmaginarium. O juiz Baiardo de Brito Pereira Junior, da 14ª Vara Cível de São Paulo, entendeu, com base em perícia em projeto desenvolvido pela varejista, que não ficou comprovada a alegada violação aos direitos autorais da autora.

No processo, a Conexão Arquitetura alega que foi contratada pela lmaginarium para desenvolver uma nova identidade visual para as suas lojas. E que, apesar de ter ficado expressamente pactuada a proibição de reprodução do conceito visual sem prévia e expressa autorização, a rede passou a implementar nas suas lojas um projeto chamado “Compact”, que reproduziria o modelo desenvolvido por ela, sem autorização.

Em sua defesa, a lmaginarium rebateu que a identidade visual foi desenvolvida pela arquiteta e idealizadora da rede e que a empresa de arquitetura foi contratada apenas para atualizar o projeto original, “não tendo havido qualquer contribuição criativa inovadora no projeto elaborado pela autora a fundamentar sua alegação de plágio”.

Em sua defesa, a lmaginarium rebateu que a identidade visual foi desenvolvida pela arquiteta e idealizadora da rede e que a empresa de arquitetura foi contratada apenas para atualizar o projeto original, “não tendo havido qualquer contribuição criativa inovadora no projeto elaborado pela autora a fundamentar sua alegação de plágio”.

Para a lmaginarium, o projeto “Compact” não é uma reprodução do modelo da Conexão Arquitetura, “mas sim um retrofit do conceito original da rede, utilizado desde 2006”. “Essas características visuais já eram de propriedade da lmaginarium. Foram desenvolvidos dentro de casa”, diz a advogada Ana Paula Affonso Brito, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, que defende a rede.

Com base em laudo pericial, a 14ª Vara Cível de São Paulo considerou improcedente o pedido de danos materias e morais. “A despeito da irresignação da autora e parecer divergente apresentado, os esclarecimentos do perito reforçam a inexistência de eventual violação a direitos dela”, afirma o juiz Baiardo de Brito Pereira Junior (processo nº 1070742-34.2017.8.26.0100).

O perito concluiu, de acordo com a decisão, que “o simples aproveitamento de um projeto com características que o atualizaram, embora valioso, não pode ser considerado como obra intelectual a ser protegida pelas leis de direito autoral”.

Comparando-se todos os elementos integrantes dos projetos arquitetônicos, diz o perito, “tem-se que os elementos considerados originais e criativos das Lojas lmaginarium já eram adotados pela ré antes da contratação da autora e preponderam sobre os elementos eventualmente novos trazidos no projeto denominado ‘Master”‘. Como consequência, acrescenta, “não se justifica, no caso, o reconhecimento de violação a eventuais direitos da autora”.

Para a advogada Ana Paula Affonso Brito, o caso serve como um alerta para a necessidade de cláusulas específicas em contratos de prestação de serviços de arquitetura, que resguardem tanto os direitos dos contratantes quanto dos prestadores de serviços em relação à propriedade intelectual.

Os grandes escritórios de arquitetura, para evitar problemas judiciais, costumam estipular em contrato que o projeto a ser desenvolvido, que é exclusivo, não poderá ser replicado ou copiado, pois é feito de modo customizado para o contratante, explica André Mendes, do L. O. Baptista Advogados. “Para as obras serem protegidas pelo direito autoral, o arquiteto tem que colocar todos os detalhes, por menor que seja a mudança, no contrato”, diz.

Mendes acrescenta que, no caso da Imaginarium, é possível verificar que não foi feito contrato específico com os detalhes. “Mais grave que isso, a autora da ação não comprovou que o projeto era inovador, que houve valor agregado”, afirma.

O advogado lembra que a Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98) protege o projeto arquitetônico, “mas precisa ser inovador”. “A autora [Conexão Arquitetura] se aproveitou de alguns elementos, não agregou valor de modo substancial”.

Luiz Fernando Nubile Nascimento, do Faragone Advogados Associados, que representa a Conexão Arquitetura, considera a sentença nula por conter perícia com diversos pontos equivocados. Para a diligência, destaca, houve a falta de contato com a assistência técnica do escritório de arquitetura e colocação equivocada de fotos de unidades da rede no laudo pericial. A empresa, segundo ele, vai recorrer da sentença. “O objetivo é anular as provas e que sejam refeitas”.

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O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) divulgou seu Relatório de Gestão referente ao ano de 2023, no qual apresenta os resultados de suas operações neste ano, tendo em vista as metas definidas no Plano Estratégico para o período 2023-2026.

No que diz respeito à proteção por patentes, o cenário foi de relativa estabilidade. Em 2023, foram depositados 27.918 pedidos de patente, representando um aumento de 2,9% frente aos 27.139 pedidos de patente depositados em 2022.

Do total de pedidos de patente, 7.435 (27%) foram depositados por residentes do Brasil, ao passo que os demais 20.483 (73%) foram depositados por não residentes. Ainda que o total de depositantes nacionais seja inferior ao de estrangeiros, o número de pedidos de patente originários do Brasil (7.435) é o segundo maior frente aos demais países quando tomados individualmente, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com 7.686 pedidos de patentes depositados. Na sequência estão a China, com 1.666 pedidos depositados, Alemanha, com 1.635, e Suíça, com 1.366.

Na outra ponta do processo administrativo de pedidos de patentes, foram proferidas 24.177 decisões, sendo elas 17.103 deferimentos, 4.633 indeferimentos e 2.441 arquivamentos definitivos, segundo os indicadores do Plano de Ação de 2023.

No que se refere ao exame técnico em si, o tempo médio para uma decisão, contado a partir da data do protocolo de um pedido de patente no INPI, foi de 4,6 anos. Esta média ficou abaixo da meta proposta de 6,5 anos para 2023, como também apresentou uma redução em relação à média de 6,9 anos em 2022. A redução deste tempo está em linha com a meta do Plano Estratégico de obter a decisão do exame técnico em dois anos até 2026.

Em que pesem os esforços notáveis do INPI para reduzir o tempo de análise de pedidos de patente, algumas divisões técnicas ainda apresentam uma demora substancial na publicação de decisões técnicas. No último trimestre de 2023, um pedido de patente examinado pela divisão de biofármacos esperou, em média, cinco anos para uma decisão, contados a partir da data do requerimento de exame técnico. Já um pedido de patente examinado pela divisão de telecomunicações esperou, em média, 4,9 anos para a mesma decisão. Para referência, em 2023, o tempo médio global para uma decisão foi de 3,3 anos contados a partir do requerimento de exame.

Segunda instância

Com referência à segunda instância do processamento de pedidos de patente, responsável pela análise de recursos e pedidos de nulidade administrativa, a espera é mais expressiva. De acordo com o Painel de Pedidos de Patentes Pendentes de Decisão Final, o tempo médio para uma decisão final, contado a partir da interposição de recurso contra indeferimento de um pedido de patente, é de cerca de 1.288 dias (aproximadamente 3,5 anos).

Assim como na primeira instância, algumas divisões técnicas apresentam maiores atrasos na fase recursal. O tempo médio para uma decisão final para a mencionada divisão de biotecnologia é de 1.869 dias, ou 5,2 anos. Já a divisão de telecomunicações tem um tempo abaixo da média de 972 dias, ou 2,6 anos.

De maneira a proporcionar ao depositante de um pedido de patente uma tramitação mais célere, o INPI oferece a priorização do exame em diferentes modalidades, como, por exemplo, em razão da natureza do depositante, da tecnologia do pedido de patente, ou do processamento de pedido da mesma família em escritórios de patente estrangeiros (também conhecido como Patent Prosecution Highway – PPH).

No trâmite prioritário, o tempo até a decisão final é significativamente reduzido. De acordo com o Relatório de Gestão de 2023, o tempo médio para uma decisão para pedidos de patente com trâmite prioritário, contado a partir da data do protocolo de um pedido de patente, foi de 10,1 meses. Esta média, contudo, ficou abaixo da meta de oito meses estabelecida para o período.

As ações do INPI para reduzir o tempo de exame de pedidos de patentes ao longo dos últimos anos foram bem-sucedidas, como é possível verificar nos dados mais recentes publicados. De toda forma, ainda há um caminho a ser percorrido para alcançar a meta de dois anos, proposta para 2026, bem como para reduzir o atraso na segunda instância.

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Eventos de grande porte, como o Rock in Rio, oferecem uma plataforma altamente visível para marcas, alavancada especialmente pelo licenciamento de produtos oficiais, envolvendo a concessão de direitos para que empresas patrocinadoras e associadas ao evento usem uma marca reconhecida, agregando valor aos seus produtos e serviços, além de potencializar a presença dessas marcas no evento junto ao público presente.

No caso do Rock in Rio, estima-se que pelo menos 25 marcas, entre elas, iFood, C&A, Chilli Beans, Coca-Cola, Colgate, Havaianas, KitKat, Lupo, Natura, Trident, Volkswagen e outras, vão associar seus produtos e serviços ao festival, através do licenciamento oficial. Por ter internacionalizado o festival, com edições na Europa e Estados Unidos, a presença no festival pode servir como porta de entrada para novos consumidores, tanto no Brasil quanto internacionalmente, para essas marcas.

Embora o licenciamento de marcas seja um mercado consolidado internacionalmente, ele ainda é pouco explorado no Brasil. Segundo dados de associações da indústria, o mercado global de licenciamento movimenta mais de 300 bilhões de dólares anualmente, mas o Brasil ainda está subaproveitado nesse segmento. Segundo especialistas no setor, existe uma percepção equivocada de que o licenciamento é apenas para grandes marcas globais, ignorando as oportunidades para marcas nacionais. Além disso, um falso entendimento de que o licenciamento é um negócio eventual e oportuno apenas enquanto o evento está na mídia, e não como uma estratégia a longo prazo. Este pensamento tem modificado ao longo dos anos, especialmente quando marcas continuam a ativação dos produtos no pós-evento, através de divulgação em redes sociais, por exemplo.

Um exemplo recente da relevância do licenciamento é a famosa foto do surfista Gabriel Medina, capturada durante as Olimpíadas de Paris 2024. Essa imagem, que circulou globalmente, agora está estampada em determinados produtos, como cadernos escolares, via licenciamento dos respectivos direitos , demonstrando o impacto comercial e o potencial de monetização que a gestão adequada dos direitos de propriedade intelectual pode trazer para as marcas.

Marcas que optam pelo licenciamento em grandes eventos conseguem uma vantagem competitiva significativa no mercado brasileiro, podendo construir uma maior fidelização com o público. Tanto o público presente, como os espectadores da televisão e internet, participa de interações com os produtos e serviços dos licenciados, reforçando o posicionamento de uma marca, associando-a a uma experiência memorável. No caso do Rock in Rio, setores como tecnologia, sustentabilidade e entretenimento possuem um grande potencial de crescimento no licenciamento, especialmente com o público jovem e conectado.

Outro exemplo relevante em licenciamento é o das grandes ligas americanas de esportes, como a NFL, de futebol americano e a NBA, de basquete. Essas ligas utilizam o licenciamento de suas marcas e propriedades intelectuais para gerar bilhões de dólares anualmente, permitindo que produtos oficiais como roupas, acessórios, videogames e outros sejam comercializados com suas identidades visuais e marcas registradas. O sucesso desse modelo de negócios é impulsionado pela popularidade dos times e atletas, criando uma forte demanda global por produtos licenciados. Esse tipo de licenciamento não apenas gera receita direta, mas também fortalece a fidelidade dos fãs e a presença das marcas no mercado global. Tanto é assim que, no mês de agosto, tivemos o primeiro jogo da temporada oficial da NFL, em São Paulo, oportunidade em que, diversas marcas brasileiras puderam se associar a liga de esportes mais rentável do mundo.

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O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) acolheu o pleito da empresa australiana Deus Ex Machina Motorcycles e declarou a nulidade de seis registros no Brasil da marca “Deus Ex Machina” e de oito da “Deus Brasil Ex Machina”. A decisão, unânime, é da 2ª Turma Especializada.

O acórdão chama a atenção porque é crescente, no país, o número de ações judiciais ajuizadas para pedir a anulação de registros de marcas. Conforme levantamento da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), foram apresentados 585 novos processos no ano de 2022. No ano passado, 670.

Os registros analisados pelo TRF-2 foram realizados por sócio da Shit Face Indústria e Comércio de Confecções e Artigos Esportivos, empresa paulista ativa desde 1989. Quando investidores brasileiros decidiram trazer a marca australiana voltada à customização de motos e vestuário ao Brasil, no ano de 2020, ficaram surpresos com os registros. Tentaram negociar um acordo. Sem sucesso, resolveram ir ao Judiciário.

Na ação, a Deus Ex Machine (expressão em latim que significa Deus surgido da máquina), representada pela advogada Mariana Valverde, alegou que “a ré Shit Face tem como conduta registrar marcas estrangeiras no Brasil sem qualquer intenção de uso, para depois exigir vantagem econômica indevida para transferir os direitos que detém, inadvertidamente concedidos pelo réu INPI”.

Para Mariana, os registros da Shit Face foram realizados com má-fé e atrapalham os investimentos no país. “O Brasil perde investimentos por falta de segurança jurídica”, diz a advogada.

Já a Shit Face, representada pela advogada Eliana de Almeida, contestou que, diferentemente do que a australiana informava, a marca não era conhecida no Brasil, e que a sua divulgação por meio de publicidade começou após a empresa brasileira registrá-la no país.

No TRF-2, os desembargadores confirmaram sentença da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que considerou como imitação as marcas registradas no Brasil. O entendimento foi o de que afrontaria o disposto nos artigos 124, XXIII, e 126, “caput” e parágrafos, da Lei nº 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Segundo o relator, o desembargador Wanderley Sanan Dantas, as provas apresentadas no processo (em especial, a gravação de uma conversa) foram suficientes para demonstrar que a empresa brasileira tinha conhecimento de que a autora da ação era titular da marca “Deus Ex Machina” em outros países.

O magistrado destaca, em seu voto, que a inserção de “Brasil” não garante distintividade suficiente à marca. Isso porque a legislação de propriedade industrial tem como objetivo proteger o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos ou saber os detalhes das sociedades empresariais no mercado.

“A marca ‘Deus Brasil Ex Machina’ cria a impressão de se tratar de uma filial brasileira da empresa internacional, causando associação indevida, pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial, nos termos do artigo 124, XXIII, da LPI”, diz Dantas (apelação cível nº 5076368-92.2020.4.02.5101).

Na opinião da especialista em propriedade intelectual Luciana Minada, sócia do Kasznar Leonardos, o caso em questão “contribui para reflexões acerca da importância de as empresas manterem um constante monitoramento do mercado e de seu nicho de atuação”.

Segundo ela, para as empresas estrangeiras, o planejamento da expansão de suas atividades para outros países (incluindo o Brasil) não pode negligenciar a proteção de suas marcas e de seus ativos intangíveis, “sob pena de enfrentarem problemas futuros como a necessidade de judicialização”.

David Fernando Rodrigues, do Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, considera essa decisão de extrema importância para o cenário de negócios e investimentos estrangeiros no Brasil. Sinaliza, acrescenta, que essas empresas encontrarão aqui a tão almejada segurança jurídica. “Felizmente, têm se tornado cada vez mais comuns em nossos tribunais”, afirma.

Rodrigues lembra que, até meados dos anos 90, muitas empresas buscavam suas “ideias” de marcas no exterior e as registravam aqui como se fossem suas. “Com o ressurgimento do Brasil como um importante ator geopolítico e a consequente entrada de investimentos de empresas estrangeiras no país, essas disputas tornaram-se frequentes, cabendo ao titular original da marca o ônus de comprovar a titularidade de um registro obtido indevidamente por nacionais”, diz.

Há importantes precedentes que demonstram essa tendência do Poder Judiciário em anular tentativas de reprodução de marcas mundialmente conhecidas. Rodrigues lembra dos casos da marca de calçados All Star (REsp 903354) e da marca de confecções Speedo (REsp 2061199), “recuperadas após longas e custosas disputas judiciais”.

O Brasil, afirma o advogado, tende a ser mais atraente para empresas que planejam expandir suas operações em mercados emergentes. “Isso melhora sua posição em acordos comerciais, especialmente em setores dependentes da propriedade intelectual, gerando criação de empregos, desenvolvimento econômico e integração do Brasil no cenário global de negócios.”

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A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, popularmente conhecida como Lei Murad, proposta pelo ex-deputado Elias Murad, regula as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros (como cigarros), bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas no Brasil, nos termos do § 4º do artigo 220 da Constituição. Referida lei também estabelece medidas como a proibição de fumar em recintos coletivos fechados, sejam eles públicos ou privados, e impor restrições à propaganda desses produtos, permitindo-a apenas em horários específicos na televisão e rádio.

No caso em tela, determinada empresa farmacêutica ajuizou uma ação contra a Anvisa, buscando impedir que a agência a sancionasse pelo descumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 96/2008, que regulamenta propaganda, publicidade, informação e outras práticas relacionadas à promoção comercial de medicamentos. A farmacêutica argumentou que a Anvisa teria ultrapassado sua competência ao impor restrições não previstas anteriormente em lei, assim fundamentando o pedido para que a agência se abstivesse de aplicar essas penalidades.

A decisão em primeira instância favoreceu parcialmente a farmacêutica, suspendendo os efeitos da RDC 96/2008, sob o entendimento de que a agência reguladora desrespeitou o princípio da legalidade ao emitir a norma. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve essa decisão, ressaltando que a competência para regulamentar a promoção comercial de medicamentos é atribuída à lei federal, conforme previsto na Constituição.

A agência recorreu ao STJ, argumentando que sua atuação normativa é legítima e de grande relevância para a saúde pública, sendo sua a obrigação de estabelecer normas, propor, acompanhar e implementar políticas, diretrizes e ações dentro de sua esfera de competência, além de controlar e fiscalizar a propaganda de produtos sujeitos a esse regime regulatório.

Para o colegiado, embora a agência reguladora tenha uma autorização geral para emitir normas que assegurem o cumprimento de suas funções, no que se refere especificamente à propaganda de produtos sob controle sanitário, essa competência é mais restrita, conforme definido no artigo 7º, inciso XXVI, da Lei 9.782/1999, que determina que a atuação da Anvisa no que diz respeito aos medicamentos deve estar em conformidade com a legislação vigente.

Ou seja, embora a agência exerça uma função regulatória relevante, ela não tem competência para legislar, cabendo-lhe apenas detalhar as normas legais já existentes para garantir sua aplicação correta e efetiva.

Restrição à propaganda comercial
No acórdão, a ministra Regina Helena Costa, relatora do caso, destacou que o artigo 220 da Constituição veda qualquer forma de censura, mas permite que a legislação federal imponha restrições à propaganda comercial de produtos como tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, visando a proteger a sociedade dos riscos à saúde ou ao meio ambiente potencialmente causados por estes artigos.

De acordo com a ministra, as restrições à propaganda de medicamentos estão previstas na Lei 9.294/1996, complementada pelo Decreto 2.018/1996, e possuem aplicação imediata, sendo obrigatórias para todos, incluindo a administração pública. No entanto, a ministra afirma que a RDC 96/2008 contém várias disposições que excedem os limites previstos na Lei 9.294/1996. Entre elas, estão a proibição de propaganda indireta em eventos e filmes; a vedação de publicidade que mostre pessoas utilizando medicamentos, especialmente se sugerirem qualidades agradáveis, como sabor; a exigência de advertências sobre substâncias que podem causar sedação ou sonolência; e a restrição ao uso de determinadas expressões em publicidade de medicamentos isentos de prescrição médica.

Assim, a ministra destacou que, ao editar a resolução, a Anvisa foi além de sua competência regulatória, criando obrigações para os particulares, o que extrapola sua função de apenas fiscalizar, acompanhar e controlar as práticas publicitárias. Com esse entendimento, o STJ suspendeu uma resolução da Anvisa que visava regular a propaganda e negou provimento ao recurso especial.

A despeito da decisão acima, que enfatizou que a Anvisa não tem a autoridade para criar normas que excedam as disposições da Lei 9.294/1996, é importante lembrar que medicamentos e produtos farmacêuticos são bens de saúde e não apenas produtos de consumo, razão pela qual a publicidade destes continua sujeita a todas as demais normas vigentes.

Dentre estas normas, encontra-se a autorregulamentação realizada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Diferentemente das regras da Anvisa e das leis já mencionadas, o Conar estabelece normas éticas, de natureza consultiva, e, quando provocado, profere decisões destituídas de força coercitiva, mas que habitualmente são acatadas pelos anunciantes, produzindo impacto significativo no comportamento das empresas e na regulação da publicidade no Brasil, atuando para garantir que as informações presentes nos anúncios publicitários sejam verdadeiras, honestas e não induzam o consumidor ao erro.

Cumpre frisar também que, apesar das restrições impostas pela decisão em comento, a Anvisa segue desempenhando papel fundamental na proteção e promoção da saúde pública no Brasil, dentre as quais se destacam:

• Regulação e fiscalização: da produção, distribuição, comercialização e uso de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para a saúde, e outros produtos que possam impactar a saúde pública, incluindo o controle de qualidade e segurança desses produtos.
• Registro e aprovação: de medicamentos, vacinas, produtos para a saúde e alimentos. Nenhum produto pode ser comercializado sem a devida autorização da Anvisa.
• Normatização: desenvolve e publica normas e regulamentações para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos produtos que regula, normas que abrangem desde a fabricação até a publicidade e comercialização.
• Monitoramento e vigilância: monitora e avalia continuamente a segurança e eficácia dos produtos regulados, incluindo a realização de estudos e investigações sobre efeitos adversos e a fiscalização do cumprimento das normas.
• Educação e informação: promove a educação e informação ao público e aos profissionais de saúde sobre o uso seguro e eficaz dos produtos regulados, bem como sobre riscos e precauções.
• Proteção ao consumidor: A agência tem o papel de proteger os consumidores de produtos potencialmente prejudiciais à saúde, garantindo que as informações e advertências sejam claras e precisas.

Como se pode perceber, ainda é dever da Anvisa garantir que os produtos médicos e farmacêuticos disponíveis no mercado brasileiro estejam em conformidade com as normas de saúde pública, sejam seguros e eficazes, contribuindo para a saúde e o bem estar da população.

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