Quem identificou o pedido de registro paraguaio foi o escritório de advocacia Berkmeyer em Assunção, que acionou o escritório brasileiro Montaury Pimenta, Machado e Vieira de Mello que assessora a indústria de vinhos, espumantes, sucos de uva e coolers, do município de Flores da Cunha.

A sócia Claudia Maria Zeraik atuou no caso.

Fonte: Gazeta Zero Hora – Acesse aqui   |   Download 1 PDF   |   Download 2 PDF

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A Damyller, rede de lojas de roupas jeans, desistiu do recurso que havia apresentado na Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) contra decisão que determinou que ela não use costura e etiqueta características da concorrente Levi’s. Com a desistência prevalece o entendimento favorável à Levi’s.

A fabricante americana de jeans entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, com pedido de liminar, após tomar conhecimento de que a Damyller comercializava modelos de calças jeans que continham reproduções e imitações de características de seus produtos: costura arqueada nos bolsos e etiqueta vermelha.

Na ação, alegou infração de marca e concorrência desleal e pediu que a concorrente se abstenha do uso, fabricação, encomenda, comercialização, exposição à venda e manutenção em estoque de produtos que reproduzam ou imitem as características de sua marca.

A juíza da 6ª Vara Empresarial, Maria Cristina de Brito Lima, reconheceu uso indevido do desenho industrial e dano com a confusão causada aos consumidores em decisão de 2019. Além de determinar que a Damyller deixasse de usar essas identificações, sob penda de multa diária de R$ 10 mil, a juíza determinou uma indenização a ser calculada após perícia, ao fim do processo, além de condenação por danos morais de R$ 5 mil.

A advogada da Levi’s, Ana Paula Brito, sócia do Escritório Montaury Pimenta, Machado e Vieira de Mello, destacou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recentemente formalizou a questão das marcas de posição, que correspondem à aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica, dissociada de efeito funcional, sendo muito frequentes na indústria da moda.

Antes dessa possibilidade de registro, muitos buscavam proteção para esses sinais por meio de pedidos de registro como marcas figurativas, segundo a advogada.

Procurado pelo Valor, o advogado da Damyller não retornou até a publicação da reportagem.

Fonte: Valor Econômico – Acesse aqui   |   Download PDF

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“Essa regulamentação traz maior segurança jurídica para os detentores de marcas de posição e facilita o enforcement disso na justiça, ou seja, evita uma discussão adicional nos processos judiciais”, explicou o sócio e presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Luiz Edgard Montaury Pimenta.

Para o sócio do escritório Montaury Pimenta, que representa a Kipling no processo de pedido de registro no Instituto, Ricardo Vieira de Mello , o segmento mais carente dessa regulamentação é o da moda, mas não é exclusivo, ela pode ser replicada a todos setores empresariais. Segundo ele, existe uma expectativa de que outras empresas também se movimentem para buscar esse tipo de proteção jurídica de propriedade intelectual junto ao INPI.

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O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) autorizou o registro das chamadas “marcas de posição”. A partir do próximo mês, solas de sapatos, costuras de calças e outras características de produtos poderão ser patenteadas no país, dificultando cópias.

As marcas de posição estão na categoria de “marcas não tradicionais” e são aquelas que têm um elemento que aparece de forma constante no produto. São muito comuns na indústria da moda, como o uso de uma letra em um lugar específico de um tênis ou de uma cor em algum acabamento do produto.

Há marca de posição quando um elemento adquire “distintividade” entre os consumidores, segundo Kone Cesário, professora de propriedade intelectual da UFRJ. “O mundo todo já fazia o registro das marcas de posição”, afirma. Ela lembra que, nos pedidos, as empresas precisam comprovar que há reconhecimento do elemento por parte do consumidor como um item da marca.

A autorização para os registros veio com a publicação, nesta semana, da Portaria nº 37, de 2021. A norma estabelece que é considerada marca de posição a aplicação de “sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional”.

A partir de outubro, para pedir o registro será necessário usar o formulário referente às marcas tridimensionais, mas com a indicação de que se trata de marca de posição, até que o sistema do INPI disponibilize formulário próprio. O exame de mérito de todos os pedidos de registro de marca de posição será iniciado depois da adaptação necessária nos sistemas do órgão.

“Os consumidores acabam aprendendo que aquele sinal aplicado daquela forma em um produto é uma marca e eles reconhecem o produto”, diz a advogada Rafaela Borges Carneiro, sócia do escritório Dannemann Siemsen, que representa a fabricante de sapatos Christian Louboutin no Brasil.

No mundo, a marca só não conseguiu o registro de seus solados vermelhos na China e no Brasil, onde já depositou pedido. “Espero que o INPI apresse esse processamento tanto para marcas pendentes quanto novos pedidos. Para que tenhamos a análise e registros garantidos o mais rápido possível”, afirma Rafaela.

De acordo com Luiz Edgard Montaury, sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello e presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), ainda que faltem as adaptações, a possibilidade de solicitar os registros já é um grande avanço. “O INPI precisava fazer essa regulamentação porque as empresas infratoras de marcas de posição alegavam em juízo que não existiam marcas de posição”, diz.

Escritor por Beatriz Olivon, com participação de Luiz Edgard Montaury Pimenta.

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Por definição, a redação proposta pelas principais associações de Propriedade Intelectual na América Latina seria a seguinte: “Será registrável como MARCA DE POSIÇÃO o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição específica em um determinado suporte, capaz de distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”.

Ou seja, um determinado elemento inserido em uma determinada posição de um produto pode possuir as características necessárias de um sinal distintivo e esse conjunto passa a ser reconhecido pelos consumidores; como exemplo poderíamos citar o solado vermelho dos calçados Louboutin, a etiqueta vermelha no bolso traseiro das calças Levi’s ou a etiqueta azul na parte do calcanhar dos tênis Ked’s, dentre outros.

É importante notar que nem todos os elementos em determinada posição podem ter características e ser considerados marcas de posição, sendo certo que o conjunto (marca + posição) deve possuir distintividade, não ser funcional e na grande maioria dos casos uso continuado e extenso.

Muito se aproveita de marcas registradas como marcas figurativas , que por definição é aquela

que protege apenas a figura ou símbolo que identifica determinado produto ou serviço para o consumidor, e o judiciário  vem fazendo valer os direitos marcários de seus titulares como se marcas de posição fossem, já que a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 122, dispõe que são registráveis como marca os sinais que: sejam distintivos; visualmente perceptíveis; e não estejam compreendidos nas proibições legais” e, nesse sentido, s.m.j. , não existe qualquer proibição legal para o registro de marcas de posição , sendo importante a regulamentação desse tipo de registro pelo INPI.

Mas, ainda que algumas marcas nitidamente “de posição” estejam sendo concedidas pelo INPI, a falta dessa regulamentação acaba por alongar desnecessariamente diversas discussões no judiciário que, em diversas situações, já vem dando respaldo as marcas que se enquadram nessa condição contra infratores dessas marcas de posição.

Por outro lado, existem marcas de posição não concedidas pelo INPI por falta da regulamentação e, nesses casos, as consequências podem ser graves, já que terceiros de má fé podem se aproveitar para fazer uso delas sob o argumento de que o próprio INPI teria indeferido seu registro. Em outras palavras, a falta dessa regulamentação leva a uma desnecessária insegurança jurídica aos titulares das marcas de posição.

A fim de evitar tal desgaste e prejuízo para os legitimamente interessados nessa proteção, é de suma importância que se modernize o sistema marcário, acompanhando uma tendência mundial. Nessa linha, recentemente a Dr. Martens, conhecida marca de botas europeia, venceu uma disputa nos tribunais europeus sobre o uso indevido de sua marca de posição – costura amarela ao redor da bota contra um infrator dessa conhecida marca de posição.

Felizmente, a consulta pública realizada tem o objetivo de ouvir a opinião de especialistas e interessados no tema, para que assim se criem regras claras para regulamentar oficialmente a matéria no Brasil, modernizando assim o sistema Macário Brasileiro. Uma vez aprovada a versão final da Nota técnica, a mesma será aplicável aos pedidos já protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.

Entretanto, fica uma importante questão no ar: é possível regulamentar o registro das marcas de posição em sua exaustão sem que ao mesmo tempo se regulamente o instituto do “secondary meaning” (distintividade adquirida)?

O “secondary meaning” ocorre quando uma denominação ou sinal inicialmente genérico ou de uso comum adquire uma distintividade pelo uso continuado e intenso para um determinado produto ou serviço – alguns exemplos seriam “American Airlines”, “Banco do Brasil” ou “Casa do Pão de Queijo” – passando a ser de identificação imediata do consumidor.

Já que a distintividade exigida para as marcas de posição pode estar intrinsicamente associada ao uso continuo dela naquela determinada posição e das limitações em encontrarmos inúmeras possibilidades para o posicionamento de determinada marca, na grande maioria das vezes a mesma adquire as características do “secondary meaning” e, por essa razão, entendemos que o ideal seria que esses assuntos fossem tratados de forma conjunta.

Tendo em vista a importância da questão tanto no meio jurídico como para fomentar negócios,  no fim de agosto, a mesma foi discutida em painel no 41º Congresso de Propriedade Intelectual da ABPI no qual participei ao lado do Dr. André Balloussier, Diretor de Marcas do INPI, da Dra. Lori Meddings, representante legal da Bobcat, do Dr. Xavier Ragot, representante legal da Christian Louboutin, e da sócia do Kasznar Leonardos, Fernanda Magalhães.

A boa notícia compartilhada pelo Dr. Andre Balloussier foi que a Nota Técnica regulamentando o tema está programada para ser publicada no final de setembro, ainda que a implementação não tenha data prevista.

Fonte:

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Solas de sapatos, costuras de calças e cores de rodas de tratores poderão ser registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Depois de muitos pedidos, litígios judiciais e de uma consulta pública, o órgão publicará um ato normativo para autorizar o registro das chamadas “marcas de posição” – identificações de características de alguns produtos. A norma está prevista para este mês.

As marcas de posição estão na categoria de “marcas não tradicionais” e são aquelas que têm um elemento que aparece de forma constante no produto. São muito comuns na indústria da moda, como a costura característica nos bolsos de uma marca, o uso de uma letra em um lugar específico de um tênis ou de uma cor em algum acabamento do produto.

Essa regulamentação é muito aguardada pelo setor de propriedade intelectual por causa de uma consulta pública feita no começo do ano. A publicação de uma nota técnica e portaria sobre o assunto foram anunciadas pelo diretor de marcas do INPI, André Balloussier, durante o 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, realizado na semana passada.

Por enquanto, ainda está sendo feita a análise final das manifestações recebidas na consulta pública e das indicações da procuradoria federal especializada. Foram recebidas 105 contribuições enviadas por sete entidades.

Mesmo com a publicação do ato normativo, não haverá de imediato o processamento dos pedidos. O INPI precisa fazer ajustes no sistema. “Fico até embaraçado de dizer que a implementação não tem previsão”, afirmou Balloussier no evento. A demora se deve à escassez de recursos no instituto, acrescentou o diretor.

Sem a possibilidade de fazer os registros no INPI, algumas empresas tentaram garantir a proteção de características das marcas na Justiça, segundo Luiz Edgard Montaury, sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello e presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI).

O escritório representou a Levi’s em ação contra concorrentes por semelhança no pontilhado e etiqueta dos bolsos. No processo, a Levi Strauss alegou que utiliza a costura arqueada desde a criação do primeiro jeans em 1873 e a etiqueta vermelha distingue as calças da Levi’s há 80 anos. “A Justiça tem reconhecido marcas de posição mesmo sem o INPI regulamentar”, diz Montaury.

Segundo a advogada Joana de Mattos Siqueira, sócia do mesmo escritório, a publicação da regulamentação pelo INPI já é uma boa notícia, mas a data para o começo das análises ainda é aguardada. “É um passo à frente, você vai publicar as diretrizes, mas ainda não se sabe quando estará implementado”, afirma.

Fora da esfera judicial, diz, enquanto não existe o registro de “marcas de posição”, algumas empresas depositam como “marcas figurativas”. Mas, acrescenta, muitas são recusadas. “Se não há proteção você busca ferramentas ou tenta notificações ou o Judiciário”, afirma.

Ana Lúcia de Sousa Borda, sócia do escritório Dannemann Siemsen, explica que a marca de posição é um ativo valioso para os titulares. A advogada destaca que diferentes associações colaboraram com a consulta pública do INPI sugerindo como examinar uma marca de posição e quais critérios elas devem atender para fazer jus ao registro.

Duas empresas que tentam registrar as marcas de posição também participaram do painel no congresso contando as próprias experiências com o tema, a fabricante de sapatos Christian Louboutin e a de tratores Bobcat. A primeira usa solados vermelhos como característica de seus calçados – que têm registros em quase 50 jurisdições. O primeiro deles foi foi feito em 2007 nos Estados Unidos.

Já os tratores Bobcat têm cores personalizadas nas rodas, teto e frente dos equipamentos. A empresa tem a marca registrada em oito países, entre eles Estados Unidos e Reino Unido. O pedido no Brasil está pendente.

Escrito por Beatriz Olivon, participações de Luiz Edgard Montaury Pimenta e Joana de Mattos Siqueira

Fonte:

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