Na legislação brasileira, os dispositivos sobre arbitragem estão inseridos no âmbito da Lei n° 9.307, de 1996, também denominada Lei da Arbitragem, que, em 2015, passou por aprimoramentos e atualizações trazidas pela Lei n° 13.129, resultando na modernização e flexibilização das normas sobre arbitragem, prestigiando a autonomia da vontade das partes e permitindo que os conflitos sejam resolvidos fora do Poder Judiciário.

Ao optar pela arbitragem como método alternativo de solução de disputas, determinadas regras precisam ser observadas pelas partes, como, por exemplo, o objeto do litígio deve envolver direitos patrimoniais disponíveis, dentre estes, contratos que envolvam a disponibilidade de ativos de propriedade intelectual e/ou imaterial. Ademais, por se tratar de um procedimento consensual, as partes contratantes que tenham interesse em submeter seus litígios à arbitragem devem fazê-lo por meio de uma convenção, compreendida pela cláusula compromissória arbitral inserida em dispositivo contratual, com as partes definindo a quantidade e especialidade do Árbitro ou do Painel de Arbitragem, a lei aplicável, idioma e local da arbitragem.

Em contraponto ao judiciário, a arbitragem possui características próprias em seu procedimento, de forma a atrair as partes contratantes, especialmente quando envolve litígios de propriedade intelectual, com destaque para (i) confidencialidade, (ii) celeridade, e (iii) especialização dos profissionais envolvidos na resolução do conflito, como assistentes, peritos e os próprios árbitros escolhidos pelas partes.

Um dos principais argumentos favoráveis à arbitragem envolvendo disputas de propriedade intelectual leva em consideração a natureza intrínseca desses conflitos, cujo objeto pode envolver desde um contrato de distribuição e/ou licenciamento com cláusulas confidenciais e estratégias, know-how e, muitas vezes até segredos de negócio, sendo certo que toda documentação relacionada ao litígio  permanece restrita às partes e àqueles envolvidos no julgamento, afastando a publicidade inerente aos litígios judiciais, preservando, assim, a estratégia de negócios e de mercado das partes envolvidas.

A celeridade do procedimento também é destacada por empresas que optam pela arbitragem, uma vez que determinados trâmites podem ser escolhidos pelos contratantes, diminuindo, assim, parte da formalidade e morosidade do processo judicial, encurtando a possibilidade de respostas e recursos protelatórios, respeitando-se a autonomia de vontade das partes e as regras da câmara arbitral escolhida. Outro ponto positivo à celeridade do procedimento é que a sentença arbitral é definitiva, não cabendo recurso, resultando em uma maior agilidade aos litígios, que costumam transcorrer em aproximadamente 18 a 30 meses, dependendo basicamente da complexidade do assunto.

Ainda sobre a celeridade do procedimento arbitral, notamos que houve, ainda, um incremento durante a pandemia do Covid19, especialmente após diversas câmarasterem optado por procedimentos totalmente eletrônicos de arbitragem, dentre estas o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI), flexibilizando assim barreiras territoriais entre as partes e os demais participantes da arbitragem, como advogados e os próprios árbitro(s).

Ainda no rol das vantagens do procedimento arbitral está a possibilidade de escolha do(s) árbitro(s) pela especialidade deste(s), fazendo com que as partes contratantes optem por câmaras especializadas na matéria, como por exemplo o renomado Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI) para litígios envolvendo matérias de propriedade intelectual. A especialização daqueles envolvidos no litígio faz toda diferença no julgamento e resolução de conflitos, ajudando no plano estratégico e econômico de seus partícipes, uma vez que o litígio é conduzido e analisado por árbitros experientes nos vários campos da propriedade intelectual, evitando-se assim gastos desnecessários com perícia e o prolongamento no tempo como ocorre no judiciário.

Antes de iniciarmos com um detalhamento sobre o procedimento arbitral em si, é importante destacar que a Lei n° 13.129/2015 modernizou a Lei de Arbitragem para trazer a possibilidade das tutelas cautelares e de urgência, definindo que, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Tais possibilidades são especialmente essenciais quando tratamos de litígios envolvendo ativos de propriedade intelectual, como por exemplo a abstenção de uso de marca pelo licenciado e/ou distribuidor quando o titular da marca opta pela rescisão contratual e o licenciado e/ou distribuidor não cumpre com sua obrigação contratual de cessar o uso da marca com o término contratual.

Para tanto, a parte que requerer junto ao judiciário a concessão de medida cautelar ou de urgência deverá também requerer a instituição da arbitram dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de efetivação da respectiva decisão, sob pena de cessar a eficácia da medida cautelar ou de urgência obtida. Neste caso, após instituída a arbitragem, caberá ao(s) árbitro(s) manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Caso a parte tenha optado pela arbitragem em primeiro plano, e estando esta já instituída, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente ao(s) árbitro(s).                   

Com o compromisso arbitral assumido entre as partes, no caso de um litígio, a parte interessada deve ingressar na câmara arbitral escolhida para dar início à arbitragem, de acordo com a legislação aplicável e as regras desta câmara, que enviará uma notificação à outra parte para iniciar o procedimento de arbitragem, também conhecida como notificação de arbitragem. Na sequência, as partes nomearão o(s) árbitro(s) também de acordo com a definição inserida na cláusula compromissória.

O ato de nomeação e aceitação do(s) árbitro(s) é considerado como ato inicial de instituição da arbitragem. Como próximo passo, ao contrário do judiciário, na arbitragem as partes possuem autonomia para a definição da parte instrutória, desde que de forma consensual e de acordo com as regras da câmara escolhida. E é logo após instituída a arbitragem que o(s) árbitro(s), em conjunto com as partes, verificam a necessidade de esclarecer alguma questão disposta na convenção de arbitragem.

Cabe aclarar que, a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua instauração. Além disso, é importante que as partes tenham ciência que é nesta primeira oportunidade de manifestação, logo após a instituição da arbitragem, que a parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo.

Ainda na fase de instrução, o(s) árbitro(s) poderão tomar o depoimento das partes e ouvir testemunhas em audiência, bem como determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício, de forma a contribuir para a resolução do litígio.

Encerrada a fase de instrução, o(s) árbitro(s) decidirão sobre o feito por meio de uma decisão também conhecida como ‘Sentença Arbitral’. A sentença arbitral é vinculativa para ambas as partes e deve ser por elas executada. O prazo de duração de uma arbitragem pode variar muito de uma câmara ou centro para outro. Como exemplo, nas arbitragens instauradas junto ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI) o transcurso médio de um procedimento arbitral é de aproximadamente 18 meses, para casos de menor ou média complexidade e com satisfação imediata da Sentença Arbitral. O prazo médio de duração poderá ser maior a depender dos procedimentos escolhidos pelas partes e da complexidade do assunto.

Entretanto, a opção pela arbitragem não resolve todos os problemas enfrentados pelas partes junto ao judiciário, especialmente se levarmos em conta a realidade brasileira, destacando que, caso a  parte vencida na arbitragem não cumpra com suas obrigações (de pagar, fazer ou não fazer) e a execução não seja concluída dentro do procedimento da arbitragem, a parte vencedora terá que recorrer ao judiciário para sua satisfação, iniciando-se o cumprimento dessa sentença arbitral sob escrutínio do que está inserido no código de processo civil para a execução e cumprimento de sentenças.

De outro lado, a adversidade encontrada pelas partes na multiplicidade de recursos possíveis no judiciário, tornam por alongar as discussões, afetando a efetividade da medida proposta, que em algumas vezes é de simples resolução, fazendo com que o processo judicial seja ainda mais custoso e demorado, o que leva a um prejuízo à parte que busca resguardar seus direitos.

Por fim, as partes devem estar cientes que a escolha pela arbitragem faz parte de uma análise estratégica da relação contratual e pós contratual entre as partes, devendo-se levar em conta tanto um exame da realidade contratual como também o valor global do contrato, a confidencialidade das informações trocadas pelas partes e o custo-benefício da arbitragem em detrimento ao poder judiciário na resolução de litígios oriundos daquela relação contratual.

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Dentro do assunto, nosso escritório apresentará uma série de posts especiais sobre o tema. No primeiro episódio, a advogada especialista em marcas e patentes Thaís de Matos M. Lio faz alguns comentários sobre o que é direito autoral.

Assista: https://youtu.be/wV1nvPam3T0

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Direitos autorais são obras literárias, artísticas ou científicas, como livros, música, desenhos, entre outros. No caso mencionado, anuncia-se a perda do direito autoral apenas sobre o desenho do Mickey Mouse de Steamboat Willie de 1928. Isto é, não ocorrerá em 2024 a perda dos direitos sobre todos os desenhos referentes ao amado rato, que, inclusive, tem sofrido modificações ao longo dos anos. O que adentrará em domínio público em 2024 é, portanto, apenas o desenho de autoria do próprio Walt Disney, onde o amigável ratinho comanda um leme e assovia alegre, uma das primeiras animações sincronizadas com música. Um clássico.

E tal fato se dá tendo em vista o prazo de proteção estabelecido pela lei americana, que é de 95 anos neste caso. A esse respeito, é válido mencionar que o desenho do Mickey Mouse prestes a entrar em domínio público teve o seu prazo de expiração estendido em razão das alterações na legislação americana acerca da proteção de direitos autorais. Isso porque a lei americana previa, à época da publicação do desenho, um prazo de proteção de 28 anos com a possibilidade de renovação por mais 28 anos, de modo que inicialmente o desenho estaria protegido por 56 anos, findando-se em 1984. Entretanto, após uma reforma da legislação, tal prazo foi prolongado para 75 anos e, posteriormente, prolongado para 95 anos a partir da sua publicação original, resultando na sua expiração em 2024.

É importante destacar também que, diferentemente da lei brasileira, o sistema americano de proteção de direitos autorais estabelece diferentes prazos de proteção para diferentes obras. Como regra geral, a proteção é válida durante toda a vida do autor mais 70 anos após a sua morte. Contudo, para uma obra anônima, uma obra pseudônima ou uma obra feita por encomenda, a proteção é de 95 anos a partir do ano de sua primeira publicação ou por 120 anos a partir do ano de sua criação.

Mas ainda sobre a perda dos direitos sobre o Mickey Mouse em 2024, há muitas ramificações desta questão:

Primeiramente, é importante esclarecer que a perda dos direitos pela Disney do desenho de 1928 não implica no direito a todos de usar livremente o nome e o personagem Mickey Mouse, pois a Walt Disney Company tem a marca registrada que, diferentemente dos direitos autorais, trata-se de proteção que pode ser renovada sucessivamente a cada período de 10 anos, conforme estabelece o Lanham Act, lei americana sobre marcas.  

Vale ressaltar ainda que, em se tratando de marca, a Disney realiza o registro da marca Mickey Mouse e do desenho do personagem em diversas classes na grande maioria dos países, sendo que no Brasil ela é titular de 2.103 pedidos e registros de marca junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

No caso, ainda que o nome e o desenho do Mickey de 1928 adentre o domínio público, considerando que este é objeto de registro marcário conforme mencionado acima, a sua exploração por terceiros somente é admitida em hipóteses em que o uso da marca é considerado como “fair use” ou, quando se verifica que o uso é anterior ao registro.

Exemplos de uso de marca que não configuram uma infração são, por exemplo, uso da marca para indicar ao consumidor a utilidade de determinado produto e/ou serviço, ou o uso da marca para comparar bens e serviços.

No Brasil, o direito autoral é baseado na Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. O prazo de proteção do direito autoral é o da vida do autor mais 70 anos. Deve-se contar o prazo de domínio público a partir de 1º de janeiro subsequente à data de falecimento do responsável pela obra. Por exemplo, se o autor vier a falecer em agosto de 2022, conta-se de janeiro de 2023, valendo o domínio público em 1º de janeiro de 2093. E em casos de coautoria, a lei vale para o último autor que vier a óbito.  Pretende-se com esses 70 anos de direito autoral, garantir aos herdeiros o direito sobre as obras do autor e a sustentação familiar pelas obras produzidas pelo mesmo.

O sistema de proteção americano é distinto do sistema brasileiro, tendo a lei americana, por meio do Visual Artists Rights Act (Vara), editado na década de 1990, o que é reconhecido o que no Brasil é denominado de direitos morais. Entretanto, a legislação americana ainda é omissa acerca do exercício e responsabilidades desses direitos pelos herdeiros.

No Brasil, quando uma obra se torna de domínio público, cabe aos responsáveis por ela, ou, os que passarão a utilizá-la, manter os direitos morais preservados, em qualquer circunstância, isso quer dizer que herdeiros ou sucessores possuem a missão de “manter a fiscalização” da obra, por tempo indeterminado.

Os direitos morais que podem ser exercidos pelos sucessores são (1) de reivindicação, a qualquer tempo, da autoria da obra e (2) o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra.

Apesar de não necessário, é altamente recomendável o registro de uma obra de direito autoral. Ele pode ser realizado em diversas instituições, a depender da natureza da obra intelectual. Obras intelectuais podem ser registradas perante a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional do Cinema, Escola de Música, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

O processo de registro se inicia com a apresentação da documentação pertinente perante um desses órgãos e pelo pagamento da taxa respectiva. É importante frisar que é exigida uma documentação específica para cada tipo de obra. Uma vez paga a taxa e submetido os documentos, ainda podem ser solicitados novos documentos pelo órgão de registro, de modo que o auxílio de um escritório especializado na área se mostra muito benéfica, já que tal terá a expertise sobre a documentação a ser apresentada, assim como na observância dos prazos e etapas do registro da obra. Finalizado o processo de registro autoral, é emitida a certidão de registro.

Em 2022, entraram em domínio público as obras de Ernest Hemingway, Franz Kafka, Agatha Christie, William Faulkner e Bertolt Brecht, assim como dos vencedores do Nobel Sinclair Lewis e André Gide, e a primeira edição do famoso livro “Ursinho Pooh”, escrito por Alan Alexander Milne. Muitas obras importantes para o Brasil já estão em domínio público, entre elas: as obras de Machado de Assis, músicas eruditas brasileiras, vídeos de Paulo Freire, poesias de Fernando Pessoa e obras de Joaquim Nabuco.

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